Artikel 2.7 BVIE: Onderzoek naar oudere merken

Het Bureau mag als dienst een onderzoek naar eerdere inschrijvingen aanbieden. Dat is precies wat het is: een dienst, geen verplichte stap en geen oordeel. Je kunt laten uitzoeken welke oudere merken op jouw teken lijken, maar de uitkomst bindt niemand en zegt op zichzelf niets over de vraag of je mag registreren of gebruiken.

De Directeur-Generaal stelt de modaliteiten vast: wat het onderzoek omvat, hoe je het aanvraagt en wat het kost. Het verdrag laat dat bewust open, zodat de praktijk kan meebewegen met de mogelijkheden van zoeksystemen.

Waarom dit artikel bestaat

Het Bureau weigert een merk niet omdat er al een ouder merk bestaat. Het toetst alleen op de absolute gronden die in artikel 2.11 BVIE zijn geregeld: bezwaren die in het teken zelf zitten. Oudere rechten van anderen komen pas in beeld als die anderen zélf in actie komen. Dat kan met een oppositie, met een vordering tot nietigverklaring bij het Bureau zelf op grond van artikel 2.30bis BVIE, of met een procedure bij de rechter. Dat betekent dat een ingeschreven merk geen keurmerk is: het kan probleemloos zijn ingeschreven en toch botsen met het merk van een ander.

Dat gat vult dit artikel op. Het geeft de aanvrager de mogelijkheid om vooraf te laten kijken wat er al ligt, in plaats van er na de inschrijving achter te komen.

Wat een onderzoek je wel en niet vertelt

Een onderzoek levert een lijst met eerdere inschrijvingen op die op jouw teken lijken. Wat het niet levert, is de conclusie of er sprake is van verwarringsgevaar. Die beoordeling hangt af van de gelijkenis van de tekens, de soortgelijkheid van de waren en diensten en de bekendheid van het oudere merk, en die weging maakt een geautomatiseerde zoekslag niet voor je.

Even belangrijk is wat er buiten het register omgaat. Handelsnamen, niet-ingeschreven tekens en oudere rechten die nooit zijn gedeponeerd, komen in een registeronderzoek niet naar boven. Wie zekerheid wil, kijkt dus ook naar de markt zelf.

Een concreet voorbeeld

Een start-up in duurzame verpakkingen bedenkt een naam, laat een onderzoek doen en ziet één ouder merk met een sterk gelijkende klank, ingeschreven voor kunststofproducten. Zij kiest ervoor de naam licht aan te passen. Dat kost een middag brainstormen, tegenover een naamswijziging na een jaar met bedrukte dozen, drukwerk en een ingeburgerde website.

In de praktijk

• Doe het onderzoek vóór je investeert. De kosten van een onderzoek vallen in het niet bij de kosten van een gedwongen rebranding.
• Lees de uitkomst als risicoprofiel, niet als goedkeuring of afkeuring.
• Combineer bronnen. Naast het register zijn handelsnaamgebruik, domeinnamen en socialemediakanalen relevant.
• Twijfelgevallen zijn onderhandelbaar. Een oudere houder die in een heel andere sector zit, is soms bereid tot een afbakeningsafspraak.