Artikel 2.29 BVIE: Vervallen bepaling over gedogen

Dit artikel ging over rechtsverwerking wegens gedogen en is vervallen. De onderliggende regel is niet verdwenen maar verhuisd: wie gedurende vijf jaar bewust het gebruik van een jonger ingeschreven merk heeft gedoogd, kan dat merk op enig moment niet meer laten nietig verklaren. Die regel staat nu in artikel 2.30septies BVIE.

Vervallen artikelen worden in de tekst van een wet of verdrag niet weggepoetst. Het nummer blijft staan met de aantekening dat de inhoud is geschrapt, zodat oudere stukken, contracten en uitspraken die naar dit nummer verwijzen navolgbaar blijven. Kom je het nummer tegen in een dossier van voor de herziening, dan weet je waar je moet zoeken.

Waarom de bepaling verdween

De merkenbepalingen van het verdrag zijn herzien om ze in lijn te brengen met het Europese merkenrecht. Daarbij is het geheel van bepalingen over nietigheid, verval en de verweren daartegen opnieuw ingedeeld, met aparte artikelen voor de procedure bij de rechter, de procedure bij het Bureau en de verweermiddelen. In die nieuwe indeling kreeg het gedogen een eigen artikel en werd deze bepaling overbodig.

Wat de huidige regel inhoudt

Heeft de houder van een ouder merk het gebruik van een ingeschreven jonger merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust gedoogd, dan kan hij op grond van zijn oudere merk niet langer vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard. Dat geldt voor de waren of diensten waarvoor het jongere merk is gebruikt. De wet spreekt uitdrukkelijk van 'bewust' gedogen.

Het artikel eindigt met de woorden 'tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd'. Daarmee valt de regel weg voor een merk dat niet te goeder trouw is ingeschreven: hoe lang het gebruik ook is gedoogd, de houder van dat jongere merk kan het tijdsverloop dan niet tegenwerpen en de oudere houder behoudt zijn vordering tot nietigverklaring.

Twee sporen: nietigheid en gebruik

Gedogen kan op twee punten gevolgen hebben. Het kan in de weg staan aan een vordering tot nietigverklaring van het jongere merk, en het kan in de weg staan aan een verbod op het gebruik ervan. Dat tweede spoor liep vroeger via artikel 2.24 BVIE, maar ook dat nummer is bij dezelfde herziening geschrapt; het is nu ondergebracht bij de bepalingen over de handhaving van het merkrecht. Wie een dossier over stilzitten opbouwt, moet dus beide vragen beantwoorden: kan de inschrijving nog worden aangetast, en kan het gebruik nog worden verboden?

In de praktijk

• Voor de oudere merkhouder: laat een geconstateerd conflict niet liggen. Leg vast wanneer je van het jongere gebruik hoorde en welke stappen je daarna hebt gezet.
• Voor de jongere gebruiker: bewaar een doorlopend overzicht van je gebruik: facturen, catalogi, advertenties en websitearchieven per jaar en per waar of dienst.
• Bij oude dossiers: tref je een verwijzing naar dit nummer aan in een licentie of schikking van voor de herziening, lees dan de huidige tekst van artikel 2.30septies BVIE erbij voordat je conclusies trekt.

Een verzonnen voorbeeld maakt het concreet. Een webwinkel verkoopt al zeven jaar koffiebonen onder een ingeschreven woordmerk. De houder van een ouder, gelijkend merk voor thee bestelt in die jaren zelf regelmatig bij de webwinkel en reageert op haar nieuwsbrieven, maar onderneemt niets. Na zeven jaar vordert hij nietigverklaring. Of de vordering nog kan slagen, hangt ervan af of hij het gebruik gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd en of het jongere merk te goeder trouw is gedeponeerd; geldt het een en het ander, dan kan hij voor koffiebonen geen nietigverklaring meer verkrijgen.