Artikel 2.19 BVIE: Zonder inschrijving geen merkbescherming

In de Benelux ontstaat een merkrecht niet door gebruik, maar door registratie. Dit artikel trekt daaruit de consequentie voor de rechtszaal: wie bescherming vraagt voor een teken dat als merk kan gelden, moet kunnen wijzen op een inschrijving van het merk dat hij heeft aangevraagd. Kan hij dat niet, dan komt de rechter aan de inhoud van de zaak niet toe.

Het artikel sluit aan bij artikel 2.2 BVIE, volgens welk het uitsluitend recht op een merk door inschrijving wordt verkregen. Wat in het register staat, is daarmee ook het vertrekpunt voor de vraag of iemand in rechte merkbescherming kan inroepen.

Welke vorderingen eronder vallen

De tekst spreekt van bescherming 'welke vordering hij ook instelt'. Het maakt dus niet uit wat er wordt gevorderd: een verbod, schadevergoeding, afgifte van winst of een voorlopige voorziening. Steeds gaat het om de vraag of iemand bescherming inroept voor een teken dat een merk is in de zin van artikel 2.1 BVIE. Ook een aanvraag die nog in behandeling is, volstaat niet: de wet eist een inschrijving van het aangevraagde merk.

Het tweede lid bepaalt dat de rechter de niet-ontvankelijkheid in voorkomend geval ambtshalve uitspreekt. Hij doet dat dus ook als de wederpartij er geen beroep op doet. Wie een procedure begint, moet er daarom van uitgaan dat de rechter zelf zal nagaan of er een inschrijving is.

De uitzondering voor het algemeen bekende merk

Eén categorie hoeft geen inschrijving te tonen: de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Dat verdrag verplicht de aangesloten landen zulke merken te beschermen, ook zonder registratie. Of een merk in een concreet geval algemeen bekend is, is een feitelijke vraag die de partij die zich erop beroept, zal moeten onderbouwen.

Tekens die geen merk zijn

Het derde lid gaat over tekens die niet als merk worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 BVIE. Voor gebruikers van zulke tekens laat het artikel het gemene recht onverlet, voor zover dat toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van het teken. Voor die tekens is de afwezigheid van een inschrijving dus geen beletsel om bijvoorbeeld een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen.

Het onderscheid tussen beide groepen is daarmee bepalend. Is het teken een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE, dan geldt de eis van inschrijving voor iedere vordering waarmee bescherming voor dat teken wordt ingeroepen. Is het geen merk in die zin, dan blijft het gemene recht beschikbaar binnen de grenzen die het derde lid aangeeft.

Een voorbeeld

Een ontwikkelaar brengt een app uit onder een zelfbedachte naam en laat die naam niet registreren. Een jaar later verschijnt een concurrerende app met een vrijwel gelijke naam. Wil de ontwikkelaar daartegen optreden met een beroep op zijn naam als merk, dan zal de rechter vaststellen dat er geen inschrijving is en hem niet-ontvankelijk verklaren, ook als de concurrent dat punt niet aanvoert. Had de ontwikkelaar de naam laten inschrijven voor de relevante diensten, dan had de rechter de vordering wel inhoudelijk kunnen beoordelen.

In de praktijk

• Voor de merkhouder: registreer voordat je gaat handhaven, en controleer of de inschrijving de waren of diensten dekt waarover het conflict gaat.
• Voor de merkhouder: zorg dat de inschrijving op naam staat van de partij die de procedure voert; procedeert een zusteronderneming, regel dan vooraf een licentie of een volmacht.
• Voor de aangesproken partij: vraag om het registratiebewijs en ga na of de inschrijving geldig is.
• Voor iedereen: gebruik zonder registratie levert in de Benelux geen merkrecht op, hoe lang het ook duurt.