Artikel 2.23ter BVIE: Bewijs van gebruik eisen in een inbreukzaak

Wie wordt aangesproken wegens merkinbreuk hoeft niet zonder meer te aanvaarden dat het ingeroepen merk nog waarde heeft. Dit artikel geeft de verweerder een krachtig middel: hij kan eisen dat de merkhouder aantoont dat hij zijn merk in de vijf jaar voorafgaand aan de vordering normaal heeft gebruikt. Lukt dat niet, dan verliest de vordering haar basis.

De achterliggende gedachte sluit aan bij de gebruiksplicht. Een merk dat zelf vervallen kan worden verklaard wegens niet-gebruik, hoort niet te kunnen worden ingezet om een concurrent van de markt te houden. Het verweer voorkomt dat een slapend register als drukmiddel wordt gebruikt.

Hoe het verweer werkt

De merkhouder kan gebruik van een teken alleen verbieden voor zover zijn rechten op het moment van instellen van de vordering niet vervallen konden worden verklaard wegens niet-gebruik. Vraagt de verweerder erom, dan moet de merkhouder bewijzen dat er in de vijf jaar voor het instellen van de vordering normaal gebruik is gemaakt van het merk, en wel voor de waren of diensten waarop hij zijn vordering baseert. Als alternatief kan hij aantonen dat er geldige redenen voor het niet-gebruik waren.

Er geldt één ingangsvoorwaarde: de inschrijvingsprocedure moet op de datum van de vordering al ten minste vijf jaar zijn afgerond. Voor jonge merken kan dit verweer dus niet worden gevoerd; die hebben nog ruimte om de markt op te gaan.

Waarvoor precies bewijs nodig is

Het bewijs moet zien op de waren of diensten die de merkhouder in de procedure aanvoert. Is een merk ingeschreven voor een brede lijst maar alleen gebruikt voor een klein deel daarvan, dan kan de merkhouder zijn vordering feitelijk nog maar op dat deel baseren. Dat werkt door in de vergelijking met het aangevallen teken: hoe smaller de basis, hoe kleiner de kans dat de waren soortgelijk zijn en dat verwarring wordt aangenomen.

Wat als normaal gebruik telt, staat in artikel 2.23bis BVIE. Ook gebruik in een licht afwijkende vorm en gebruik door een ander met toestemming van de houder tellen daarbij mee.

Wat dit betekent voor de procesvoering

Het verweer verschuift het zwaartepunt van de zaak. In plaats van een discussie over overeenstemming en verwarring gaat het eerst over de vraag of het merk levend is. Dat vraagt van de merkhouder een gedegen dossier: facturen, verpakkingen, catalogi, advertenties en cijfers per jaar en per productgroep. Losse voorbeelden zonder datum of zonder verband met het Benelux-gebied overtuigen zelden.

Een voorbeeld. Een cateraar wordt aangesproken door een onderneming die al twaalf jaar een merk voor voedingsmiddelen op haar naam heeft staan, maar dat de laatste jaren alleen nog op haar website toont. De cateraar vraagt om gebruiksbewijs. Als de merkhouder geen verkopen onder het merk kan laten zien, strandt de inbreukvordering, ook al lijken de tekens sterk op elkaar.

Waar het misgaat

• Merkhouders onderschatten hoe streng het bewijs wordt gewogen. Verzamel het materiaal voordat je sommeert, niet pas als het verweer al ligt.
• Merkhouders baseren hun vordering op de volledige inschrijving, terwijl ze maar een deel gebruiken. Kies bewust de waren waarvoor je gebruik kunt aantonen.
• Aangesproken partijen vergeten het verweer expliciet te voeren. De bewijslast verschuift pas als je erom vraagt.
• Aangesproken partijen vergeten te controleren of de vijfjaarsdrempel al is bereikt; is de inschrijving jonger, dan heeft dit verweer geen zin.

Dit verweer staat los van een zelfstandige aanval op het merk. Wie het merk definitief uit het register wil hebben, moet daarnaast de weg van de vervallenverklaring bewandelen; dit artikel werkt alleen binnen de lopende inbreukprocedure.