Artikel 2.31 BVIE: Overdracht van het merkrecht

Een merk is een vermogensrecht: je kunt het verkopen, schenken, inbrengen in een vennootschap of laten vererven. Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden zo'n overgang geldig is, en wat er met het merk gebeurt als een hele onderneming van eigenaar wisselt.

De regels lijken formeel, maar beschermen een concreet belang: derden en de handel moeten kunnen achterhalen wie de rechthebbende is. Een merk dat mondeling zou kunnen verhuizen of dat in het ene land wel en het andere land niet van eigenaar wisselt, maakt de markt onbetrouwbaar.

Het merk staat los van de onderneming

Een merk kan overgaan zonder dat de onderneming die het gebruikt meeverhuist. Je kunt dus alleen het merk verkopen en de fabriek, klantenkring of website houden. Ook een gedeeltelijke overdracht kan: voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zo houdt de ene partij het merk voor kleding en gaat het voor schoenen naar een ander.

Dat is commercieel handig, maar niet zonder risico. Als twee ondernemingen hetzelfde teken gaan voeren voor verwante producten, kan het publiek in de war raken over de herkomst. Wie een merk opsplitst doet er verstandig aan de afbakening scherp te formuleren en afspraken te maken over presentatie en markten.

Schriftelijk, anders is het niets

Een overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd, is nietig. Niet vernietigbaar of aanvechtbaar: nietig, dus er is juridisch niets gebeurd. Een mondelinge afspraak of een handdruk levert geen merkoverdracht op, hoe duidelijk de bedoeling ook was. Zorg dus voor een ondertekend stuk waarin het merk met inschrijvingsgegevens en de betrokken waren of diensten staan omschreven.

Het Benelux-gebied is ondeelbaar

Even hard is de tweede nietigheidsgrond: een overdracht of andere overgang die niet het hele Benelux-gebied betreft, is nietig. Je kunt een Beneluxmerk dus niet splitsen langs landsgrenzen, bijvoorbeeld door het voor België aan de ene partij en voor Nederland aan de andere te geven. Het merk is één recht voor het hele gebied. Wie geografisch wil splitsen, moet dat met licenties oplossen; die kunnen wel per land worden verleend.

Een meubelmaker verkoopt zijn atelier aan een collega en tekent een koopovereenkomst voor de hele onderneming. Over het merk staat niets in het contract. Toch gaat het merk mee over, want de overdracht van een onderneming in haar geheel omvat ook het merk, tenzij het tegendeel is afgesproken of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Wilde de verkoper het merk houden, dan had hij dat expliciet moeten uitsluiten.

In de praktijk

• Voor de verkoper: wil je een merk buiten een bedrijfsovername houden, zet dat dan met zoveel woorden in de overeenkomst. Zwijgen betekent hier meegeven.
• Voor de koper: controleer of het merk daadwerkelijk op naam van de verkoper staat en of er eerdere overdrachten of licenties zijn die je positie raken.
• Voor beide: laat de overgang meteen inschrijven. Zonder inschrijving kun je de overdracht op grond van artikel 2.33 BVIE niet aan derden tegenwerpen.

Voor merken die nog in aanvraag zijn geldt hetzelfde regime: artikel 2.33bis BVIE verklaart deze bepaling ook op aanvragen van toepassing.