Artikel 2.33bis BVIE: De merkaanvraag als vermogensrecht

Een merk heeft al waarde voordat het is ingeschreven. Tussen de aanvraag en de definitieve registratie zit een periode waarin de aanvrager al een positie heeft opgebouwd, met een datum die telt tegenover latere aanvragers. Dit artikel bepaalt dat je met zo'n aanvraag hetzelfde kunt doen als met een ingeschreven merk.

Zonder deze regel zou er een gat vallen. Een onderneming die tijdens een overname of financieringsronde net een aanvraag heeft lopen, zou die niet mee kunnen verkopen of als zekerheid kunnen inzetten, en zou moeten wachten tot de procedure is afgerond. Dat zou transacties nodeloos ophouden.

Wat er wordt doorgetrokken

De artikelen 2.31 tot en met 2.33 BVIE zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen om merken. Concreet betekent dit dat een aanvraag kan worden overgedragen los van de onderneming, in licentie kan worden gegeven, kan worden verpand of met een ander zakelijk recht kan worden bezwaard, en dat schuldeisers zich erop kunnen verhalen.

Ook de bijbehorende beperkingen gelden onverkort. Een overdracht onder levenden van een aanvraag moet schriftelijk zijn, anders is zij nietig, en zij moet het hele Benelux-gebied betreffen. Wordt een onderneming in haar geheel overgedragen, dan gaat een lopende aanvraag mee tenzij het tegendeel is afgesproken of duidelijk uit de omstandigheden blijkt.

Inschrijving werkt hier net zo

Ook voor aanvragen geldt dat een overgang, licentie of zekerheidsrecht pas aan derden kan worden tegengeworpen na inschrijving van een uittreksel of een ondertekende verklaring. De nieuwe rechthebbende doet er dus goed aan dat meteen te regelen, zodat de rest van de procedure op zijn naam verloopt en beslissingen bij de juiste partij terechtkomen.

Een start-up vraagt een merk aan voor haar nieuwe dienst en wordt drie maanden later overgenomen. In de overnamedocumenten staat de aanvraag met nummer en datum genoemd, en de partijen tekenen een aparte verklaring die wordt gedeponeerd. Daardoor loopt de aanvraag verder op naam van de koper, met behoud van de oorspronkelijke aanvraagdatum. Was dat niet gebeurd, dan had de koper na registratie alsnog een overdracht moeten organiseren bij een verkoper die inmiddels was verdwenen.

In de praktijk

• Bij een overname: inventariseer niet alleen ingeschreven merken maar ook lopende aanvragen. Ze staan vaak niet op de standaardlijst van activa en worden daardoor vergeten.
• Bij een financiering: een aanvraag kan als zekerheid dienen, maar de waarde is voorwaardelijk: de aanvraag kan nog stranden. Spreek af wat er gebeurt als registratie uitblijft.
• Bij samenwerking: laat een ontwerper of bureau die namens jou een merk aanvraagt de aanvraag schriftelijk overdragen, in plaats van erop te vertrouwen dat het merk vanzelf bij jou terechtkomt.

Voor de inhoud van de doorgetrokken regels kun je terecht bij artikel 2.31 BVIE over overdracht, artikel 2.32 BVIE over licenties en artikel 2.33 BVIE over de werking tegenover derden.