Artikel 2.2bis BVIE: Wanneer een merk op zichzelf niet deugt

Sommige tekens deugen niet als merk, ongeacht of er iemand anders is die er bezwaar tegen maakt. Dit artikel bevat die zogenoemde absolute gronden: redenen die aan het teken zelf kleven en waarop het Bureau een inschrijving weigert, of waarop een merk achteraf nietig kan worden verklaard. Ze beschermen het algemeen belang, niet het belang van een concurrent.

Dat algemene belang laat zich in een zin samenvatten: woorden en vormen die iedereen nodig heeft om zijn product te beschrijven of te maken, mogen niet door een onderneming worden gemonopoliseerd, en het publiek mag niet door een merk op het verkeerde been worden gezet.

Tekens die niets onderscheiden

De eerste groep gronden draait om onderscheidend vermogen, het vermogen van een teken om aan te geven van welke onderneming waren of diensten afkomstig zijn. Geweigerd worden tekens die geen merk kunnen vormen, merken die elk onderscheidend vermogen missen, merken die uitsluitend beschrijven wat het product is of doet en merken die in het normale taalgebruik of in de handel gebruikelijk zijn geworden. De beschrijvende grond is in de praktijk de belangrijkste. Zij treft tekens die soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken aanduiden. Een woord dat een keurige productbeschrijving is, is juist daarom geen merk: concurrenten moeten hetzelfde woord kunnen gebruiken om hun eigen product te beschrijven.

Vormen en andere kenmerken die vrij moeten blijven

Voor vormen en vergelijkbare kenmerken gelden drie eigen uitsluitingen. Uitgesloten is de vorm of het kenmerk dat door de aard van de waren wordt bepaald, de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft. Achter alle drie zit dezelfde gedachte: het merkenrecht kan eindeloos worden verlengd, en daarmee mag geen eeuwig monopolie ontstaan op een techniek of op de vormgeving waarvoor de consument juist betaalt. Deze uitsluitingen zijn hard: ze kunnen niet worden gerepareerd door aan te tonen dat het publiek de vorm inmiddels met een onderneming verbindt.

Openbare orde, misleiding en beschermde aanduidingen

Verder blijven geweigerd: merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van een van de Benelux-landen, en merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld over de aard, de kwaliteit of de plaats van herkomst. Ook staatsemblemen en soortgelijke officiele tekens zijn beschermd via artikel 6ter van het Verdrag van Parijs. Ten slotte is een reeks aanduidingen buiten bereik die langs andere weg al bescherming genieten: oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en oudere plantenrasbenamingen.

Kwade trouw en inburgering

Het tweede lid maakt een merk aantastbaar als de aanvraag te kwader trouw is ingediend: de aanvrager wilde dan niet werkelijk een merk voeren, maar had iets anders voor, zoals het blokkeren van een ander of het afdwingen van een afkoopsom.

Het derde lid biedt juist een uitweg. Een teken dat te weinig onderscheidt, kan alsnog worden ingeschreven als het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de datum van de aanvraag. Ook een lopende nietigheidsvordering kan stranden als het merk voor de datum van die vordering is ingeburgerd. Die reparatie geldt alleen voor de gronden over onderscheidend vermogen, beschrijvendheid en gebruikelijk taalgebruik.

Een bakkerij die haar broodjes al vijftien jaar onder een beschrijvende aanduiding verkoopt en met marktonderzoek, verkoopcijfers en reclamemateriaal laat zien dat afnemers die aanduiding met haar bedrijf verbinden, kan langs die weg alsnog een inschrijving krijgen.

In de praktijk

• Voor de aanvrager: hoe verleidelijk een pratende naam ook is, hij kost je bescherming. Kies liever een teken dat niets zegt over het product.
• Voor wie inburgering claimt: verzamel gedateerd bewijs voor het gebied waar de weigeringsgrond werkelijk speelt. Gaat het om een woord uit een van de landstalen, dan is dat het betrokken taalgebied en niet per se de hele Benelux. Losse verhalen over bekendheid overtuigen niet.
• Voor de aangesproken partij: een merk dat je in de weg zit, is niet heilig. Een beschrijvend of gebruikelijk teken kun je aanvallen, ook nadat het is ingeschreven.