Artikel 2.21 BVIE: Schadevergoeding en winstafdracht bij merkinbreuk

Schadevergoeding en winstafdracht bij merkinbreuk

Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 2, kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.
De rechter die de schadevergoeding vaststelt: a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden; of b. kan, als alternatief voor het bepaalde onder a, in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het merk te gebruiken.
De rechter kan bij wijze van schadevergoeding op vordering van de merkhouder bevelen tot de afgifte aan de merkhouder, van de goederen die een inbreuk maken op een merkrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding.
Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 2, bedoelde gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.
De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst namens de licentiehouder instellen, onverminderd de aan deze laatste in artikel 2.32, lid 5 en 6, toegekende bevoegdheid.
De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van de aanvraag en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, lid 2, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

Toelichting

Een verbod stopt de inbreuk, maar herstelt de schade niet. Dit artikel regelt wat de merkhouder financieel kan vorderen van wie inbreuk maakt: vergoeding van zijn schade, afgifte van de inbreukmakende goederen, of afdracht van de winst die de ander met de inbreuk heeft behaald.

Welk gebruik verboden is, wordt op dezelfde manier bepaald als bij het inbreukverbod: is het gebruik in strijd met artikel 2.20 BVIE, dan staat ook de weg naar schadevergoeding open en hoeft er geen aparte grondslag te worden gezocht. Bij de geldvorderingen komt daar wel iets bij wat bij een verbod geen rol speelt: of de inbreukmaker wist of behoorde te weten dat hij inbreuk maakte. Voor winstafdracht is dat zelfs uitdrukkelijk geregeld in het vierde lid, dat de vordering afwijst als het gebruik niet te kwader trouw was.

Hoe de schade wordt begroot

De rechter kan twee wegen bewandelen. De eerste is de volledige begroting: hij kijkt naar alle passende aspecten, waaronder de winst die de merkhouder is misgelopen, de onrechtmatige winst van de inbreukmaker en, in passende gevallen, niet-economische factoren zoals morele schade. Dat laatste is bij merken relevant als de reputatie is beschadigd, bijvoorbeeld doordat namaak van slechte kwaliteit onder het merk in omloop kwam.

De tweede weg is een forfaitair bedrag. De rechter stelt dan een vast bedrag vast dat ten minste gelijk is aan de royalty's of vergoedingen die de inbreukmaker had moeten betalen als hij netjes toestemming had gevraagd. Dat is vooral nuttig als de echte schade lastig te becijferen is: je hoeft dan niet te bewijzen hoeveel omzet je precies bent misgelopen.

Afgifte van goederen, materialen en werktuigen

Bij wijze van schadevergoeding kan de rechter bevelen dat de inbreukmakende goederen aan de merkhouder worden afgegeven, en in passende gevallen ook de materialen en werktuigen die vooral voor de productie zijn gebruikt. Omdat afgifte een aanzienlijke waarde kan vertegenwoordigen, kan de rechter daaraan een door de eiser te betalen vergoeding koppelen.

Winstafdracht en de rol van kwade trouw

Naast of in plaats van schadevergoeding kan de merkhouder vorderen dat de inbreukmaker de met het gebruik behaalde winst afdraagt en daarover rekening en verantwoording aflegt. Dit is een zelfstandige vordering die aantrekkelijk is wanneer de inbreukmaker veel heeft verdiend en de merkhouder zelf weinig omzet is misgelopen.

Er is één rem: is de rechter van oordeel dat het gebruik niet te kwader trouw was, of dat de omstandigheden een veroordeling niet rechtvaardigen, dan wijst hij de vordering af. Wie na een duidelijke waarschuwing gewoon doorgaat, komt niet snel als te goeder trouw uit de bus.

Twee bijzondere situaties

De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht ook namens zijn licentiehouder instellen, zonder dat dit afdoet aan de eigen bevoegdheden die de licentiehouder op grond van artikel 2.32 BVIE heeft. Dat voorkomt dat schade van de licentienemer tussen wal en schip valt.

Daarnaast kan de merkhouder een redelijke vergoeding vorderen voor handelingen die zijn verricht in de periode tussen de publicatie van de aanvraag en de inschrijving, voor zover hij daarvoor uitsluitende rechten heeft gekregen. Het merkrecht ontstaat dan wel pas bij inschrijving, maar de tussenliggende tijd is niet volledig vogelvrij.

In de praktijk

Voor de merkhouder: verzamel vroeg bewijs van de omvang van het gebruik; zonder cijfers valt de begroting meestal laag uit.
Voor de merkhouder: stuur een duidelijke sommatie. Dat markeert het moment vanaf wanneer kwade trouw moeilijk te ontkennen is.
Voor de aangesproken partij: stop direct en documenteer dat; beperking van de periode beperkt zowel de schade als de af te dragen winst.
Voor de aangesproken partij: bij winstafdracht telt de nettowinst; houd een deugdelijke kostenadministratie bij.

Redactionele toelichting . Geen juridisch advies.

Relevante jurisprudentie

Deze uitspraken bepalen hoe dit artikel wordt toegepast.

Wanneer kan de merkhouder afdracht van de winst vorderen?

Hoge Raad · 2009-01-30 · ECLI:NL:HR:2009:BG4906

Voor een vordering tot afdracht van de door de inbreukmaker genoten winst is volgens de Hoge Raad niet genoeg dat de merkinbreuk hem achteraf kan worden verweten of voor zijn risico komt. Het moet gaan om een moedwillig gepleegde inbreuk: de inbreukmaker moet zich ten tijde van zijn handelen bewust zijn geweest van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarvan is geen sprake wanneer hij het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een beroep op een bestaande contractuele verhouding met de merkhouder dat niet bij voorbaat kansloos was. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak.
Wie moet aanvoeren dat geen winstafdracht verschuldigd is?

Hoge Raad · 2011-12-23 · ECLI:NL:HR:2011:BT8460

De Hoge Raad beslist dat de uitzondering in de winstafdrachtbepaling - de rechter wijst de vordering af als het gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval geen veroordeling rechtvaardigen - is geformuleerd als uitzondering en daarom een bevrijdend verweer is dat de gedaagde zelf moet aanvoeren; de rechter mag haar niet ambtshalve toepassen. Betwist de merkhouder dat verweer vervolgens voldoende gemotiveerd, dan rust de bewijslast van de kwade trouw op de merkhouder, terwijl de bewijslast van de aan het slot van de bepaling bedoelde omstandigheden bij de gedaagde blijft. Omdat de gedaagde hierover niets had aangevoerd, hoefde het hof zich over de uitzondering niet te buigen.

Uitspraken via rechtspraak.nl. De samenvattingen zijn van de redactie.

Wettekst