Artikel 2.11 BVIE: Als het Bureau je merk weigert

Niet elk teken komt in het register. Het Bureau weigert een merk in te schrijven als naar zijn oordeel een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is die in het eerste lid van artikel 2.2bis BVIE staan. Dit artikel beschrijft hoe die toetsing verloopt: wat het Bureau moet meedelen, welke kans je krijgt om te reageren en wanneer een weigering onherroepelijk wordt.

Absolute gronden zijn bezwaren die in het teken zelf zitten, niet in de rechten van een ander. Denk aan een teken dat elk onderscheidend vermogen mist, dus dat het publiek niet als herkomstaanduiding opvat, aan een louter beschrijvende aanduiding van de waar of dienst, aan een misleidend teken of aan een teken dat in strijd is met de openbare orde. Het belang dat hier wordt beschermd is dat van de hele markt: gewone woorden en gangbare vormen moeten voor iedereen beschikbaar blijven.

De weigering betreft het teken als geheel

Het tweede lid schrijft voor dat de weigering het teken dat een merk vormt in zijn geheel moet betreffen. Het Bureau kan dus niet een los onderdeel wegstrepen en de rest laten staan, bijvoorbeeld door een beschrijvend woord uit een beeldmerk te schrappen. De beoordeling gaat over de totaalindruk. Een beschrijvend woord kan in combinatie met een sprekend beeldelement toch een geldig merk opleveren.

Weigeren kan wel gedeeltelijk in een andere zin: voor een deel van de opgegeven waren en diensten. Een teken kan voor de ene categorie beschrijvend zijn en voor de andere volstrekt willekeurig. In dat geval blijft je inschrijving voor het niet-bezwaarlijke deel gewoon in stand.

Eerst een voornemen, dan een beslissing

Het Bureau valt niet met de deur in huis. Het geeft eerst onverwijld en schriftelijk kennis van zijn voornemen om geheel of gedeeltelijk te weigeren, met opgave van redenen, en stelt je in de gelegenheid daarop binnen een gestelde termijn te antwoorden. Dat is een echte kans: je kunt het bezwaar bestrijden, maar je kunt ook je warenlijst inperken of aanvullend materiaal aandragen. Neem je de bezwaren niet weg, dan volgt de weigering, opnieuw schriftelijk en met redenen, en met vermelding van het rechtsmiddel dat artikel 1.15bis BVIE geeft.

Pas definitief als er niets meer openstaat

Het laatste lid bepaalt dat de weigering pas definitief wordt als de beslissing niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel. Zolang je nog kunt opkomen tegen de weigering, staat de deur op een kier. Dat is meer dan een formaliteit: het betekent dat je positie niet al verloren is op het moment dat het Bureau nee zegt.

Waar het misgaat

Een cateraar vraagt de aanduiding "verse lunch" aan voor maaltijdbezorging. Het Bureau kondigt een weigering aan omdat de woorden precies beschrijven wat er wordt geleverd. De cateraar laat de reactietermijn verlopen, waarna de weigering volgt. Daarmee is de deur nog niet dicht: het Bureau moet hem op het rechtsmiddel van artikel 1.15bis BVIE wijzen, en pas als dat is uitgeput staat de weigering vast. Inhoudelijk helpt dat hem weinig, want het teken beschrijft nu eenmaal de dienst. Uiteindelijk begint hij opnieuw met een teken dat wél onderscheidend is, bijvoorbeeld een verzonnen woord of een karakteristieke vormgeving.

In de praktijk

• Reageer altijd op het voornemen. Dat is het goedkoopste moment om de zaak te keren.
• Overweeg inperking. Schrappen van de categorie waarop het bezwaar ziet, redt vaak de rest van de aanvraag.
• Verzamel bewijs van inburgering. Een teken dat door langdurig gebruik door het publiek als merk wordt herkend, kan alsnog aanvaardbaar zijn.
• Kies bij twijfel een sterker teken. Hoe verder een merk van de beschrijving van het product afstaat, hoe makkelijker de inschrijving en hoe sterker de bescherming.