Artikel 2.23bis BVIE: Je merk echt gebruiken, anders verlies je het

Een merkregistratie is geen eeuwigdurende claim op een naam. Wie zijn merk vijf jaar lang niet normaal gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, loopt het risico dat anderen de inschrijving met succes aanvallen of het merk als verweer terzijde schuiven. Dit artikel legt vast wanneer die klok gaat lopen en wat als gebruik telt.

De gedachte erachter is opruiming. Registers lopen vol met merken die nooit zijn gebruikt en die nieuwkomers onnodig in de weg zitten. Door bescherming te koppelen aan werkelijk gebruik blijft het register een afspiegeling van de markt.

Wat normaal gebruik betekent

Normaal gebruik is gebruik dat past bij de functie van een merk: waren of diensten onder dat merk daadwerkelijk in de markt zetten om afzet te vinden of te behouden. Symbolisch gebruik, uitsluitend bedoeld om de inschrijving in stand te houden, telt niet. Er hoeft geen sprake te zijn van grote omzetten; ook een bescheiden maar serieuze marktdeelname in een nichemarkt kan volstaan. Er wordt gekeken naar de omvang, de frequentie, de aard van de waren en de gebruiken in de betrokken branche.

Het gebruik moet plaatsvinden in het Benelux-gebied en voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Gebruik voor heel andere producten helpt niet: een merk dat is ingeschreven voor kleding en alleen wordt gebruikt voor advieswerk, blijft voor kleding kwetsbaar.

Wanneer de termijn van vijf jaar begint

De klok begint te lopen zodra de inschrijvingsprocedure is voltooid. Daarnaast is een merk kwetsbaar als het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt; die periode kan dus ook later liggen, na een fase waarin je het merk wel gebruikte.

Voor merken die pas na een weigering op absolute gronden of een oppositie definitief in orde zijn, begint de termijn op het moment dat die bezwaren onherroepelijk van tafel zijn of de oppositie is beëindigd of ingetrokken. Voor internationale inschrijvingen met werking in de Benelux geldt een vergelijkbare regel. De begindatum wordt in het register vermeld, zodat iedereen kan zien vanaf wanneer gebruiksbewijs kan worden gevraagd.

Wat óók als gebruik telt

De wet rekent twee situaties uitdrukkelijk mee. Ten eerste gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, zolang het onderscheidend vermogen van de ingeschreven vorm niet verandert. Een gemoderniseerd lettertype of een iets aangepaste kleurstelling is dus geen probleem; een wezenlijk ander beeldelement wel. Of dat afwijkende gebruik zelf ook is ingeschreven, maakt niet uit. Ten tweede telt het aanbrengen van het merk op waren of verpakkingen in het Benelux-gebied uitsluitend met het oog op uitvoer.

Gebruik door een ander met toestemming van de houder geldt als gebruik door de houder zelf. Gebruik door een licentienemer, distributeur of dochteronderneming redt de inschrijving dus, mits de houder daarmee heeft ingestemd.

Geldige redenen en de gevolgen

Blijft gebruik uit door omstandigheden buiten de wil van de houder die het gebruik onmogelijk of onredelijk maken, dan is er een geldige reden. Denk aan een wettelijk vereiste toelating die op zich laat wachten. Gewone bedrijfskeuzes of geldgebrek horen daar niet bij.

Zonder gebruik en zonder geldige reden wordt het merk vatbaar voor de sancties elders in het verdrag: het kan als verweer worden ontkracht op grond van artikel 2.23ter BVIE, het kan vervallen worden verklaard op grond van artikel 2.27 BVIE en het kan zijn kracht verliezen in een nietigheidsprocedure.

In de praktijk

• Voor de merkhouder: bewaar per jaar gedateerd bewijs, zoals facturen, verpakkingen, advertenties en omzetcijfers per land.
• Voor de merkhouder: pas je huisstijl aan met beleid, en registreer een sterk gewijzigd logo opnieuw.
• Voor de aangesproken partij: loopt de inschrijving al langer dan vijf jaar, controleer dan of het merk werkelijk in gebruik is voordat je zwicht voor een sommatie.