Artikel 2.30nonies BVIE: Hoe ver nietigheid en verval reiken

Een merkinschrijving kan onderuitgaan omdat het teken nooit geldig was, of omdat de houder zijn rechten alsnog is kwijtgeraakt. Dit artikel bepaalt hoe ver zo'n uitkomst reikt: welk deel van de inschrijving verdwijnt, en vanaf welk moment het merk geacht wordt geen gevolgen te hebben gehad.

Het artikel werkt met twee lijnen. Het teken zelf wordt als één geheel behandeld. De lijst met waren en diensten kan daarentegen worden opgesplitst, zodat de inschrijving voor een deel kan vervallen en voor een ander deel kan blijven bestaan.

Het teken in zijn geheel

Nietigheid en verval betreffen het teken dat het merk vormt in zijn geheel. Er wordt dus niet één woord uit een samengesteld beeldmerk weggeknipt, of een kleur uit een logo verwijderd, zodat de rest blijft staan. Het teken zoals het is ingeschreven blijft bestaan of verdwijnt. Wie zijn merk wil aanpassen omdat een onderdeel problematisch is, moet daarvoor een nieuwe aanvraag indienen; een nietigheidsprocedure leidt niet tot een aangepaste versie van het teken.

De lijst met waren en diensten

De eiser bepaalt zelf hoe breed zijn vordering is: hij kan de hele inschrijving aanvallen of alleen een deel van de waren en diensten. Omgekeerd geldt bij de beoordeling dat de nietig- of vervallenverklaring alleen de waren of diensten betreft waarvoor de grond bestaat. Een merk dat jarenlang normaal voor koffie is gebruikt maar nooit voor meubelen, kan dus zijn inschrijving voor koffie behouden en die voor meubelen verliezen.

Wie zijn vordering baseert op oudere rechten, mag er meerdere in één vordering bundelen, mits al die rechten aan dezelfde houder toebehoren. Oudere rechten van verschillende houders moeten dus in afzonderlijke vorderingen worden ingeroepen.

Een cateraar laat een woordmerk registreren voor zowel maaltijdbezorging als keukenapparatuur. Een ondernemer met een ouder, sterk gelijkend merk voor keukenapparatuur vordert nietigverklaring. Slaagt hij, dan verdwijnt de inschrijving van de cateraar alleen voor de apparatuur. Voor maaltijdbezorging houdt de cateraar zijn merk, met de oorspronkelijke datum.

Vanaf welk moment werkt het

Hier lopen nietigheid en verval uiteen. Een nietig verklaard merk wordt geacht vanaf het begin geen gevolgen te hebben gehad, voor zover het nietig is verklaard. Bij verval worden de gevolgen geacht niet te hebben bestaan vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring. Op verzoek van een van de partijen kan in de beslissing een vroegere datum worden vastgesteld, namelijk het moment waarop een van de vervalgronden zich heeft voorgedaan.

Die vroegere datum wordt alleen vastgesteld als een partij daarom vraagt. Het verzoek moet dus in de procedure worden gedaan en onderbouwd met de feiten waaruit blijkt wanneer de vervalgrond zich voordeed, bijvoorbeeld het moment waarop het gebruik van het merk is gestopt.

In de praktijk

• Voor de eiser: baken je vordering af per waar of dienst en onderbouw per categorie waarom de grond opgaat; de uitkomst kan per categorie verschillen.
• Voor de houder: laat zien voor welke waren of diensten je merk wél overeind blijft, ook als je op andere punten geen sterk verhaal hebt. Een gedeeltelijke uitkomst is mogelijk.
• Voor beide: vraag uitdrukkelijk om vaststelling van de datum waarop de vervalgrond intrad als dat voor jouw positie uitmaakt; zonder verzoek blijft de datum van de vordering gelden.

Voor de gebruiksplicht die achter veel vervalvorderingen zit, is artikel 2.23bis BVIE het startpunt: daar staat wat normaal gebruik van een merk inhoudt.