Artikel 2.30octies BVIE: Anciënniteit achteraf onderuithalen

Dit artikel gaat over een constructie die veel merkhouders gebruiken. Wie al een Benelux-merk had en later een Uniemerk aanvraagt, kan de oude datum van dat Benelux-merk meenemen naar het Uniemerk. Dat heet anciënniteit. Daarna kan hij het oude Benelux-merk laten vallen zonder de oude rang te verliezen: voor het Benelux-gebied blijft het Uniemerk gelden alsof het merk daar al vanaf de oude datum bestond.

Die constructie scheelt geld en administratie, maar zou ook een ontsnappingsroute kunnen worden. Het oude merk staat immers niet meer in het register en is daardoor niet meer aan te vallen, terwijl de voordelen ervan doorleven. Dit artikel sluit die route af.

Achteraf vaststellen dat het oude merk niet deugde

Wordt de anciënniteit van een opgegeven of vervallen Benelux-merk ingeroepen voor een Uniemerk, dan kan alsnog worden vastgesteld dat dat oude merk nietig of vervallen was. Voorwaarde is dat het op het moment waarop de houder er afstand van deed of het liet verlopen, ook werkelijk nietig of vervallen verklaard had kunnen worden. Slaagt die vaststelling, dan valt de basis onder de anciënniteit weg en verliest het Uniemerk in het Benelux-gebied de oude datum.

Het gaat dus niet om een aanval op het Uniemerk zelf. Dat blijft bestaan, maar dan met zijn eigen, jongere datum. Voor wie in die tussenliggende periode zelf een merk heeft opgebouwd, kan dat het hele verschil maken.

Welke gebreken meetellen

De toets is een terugblik. Beoordeeld wordt of het oude Benelux-merk op het moment van de afstand of het verlopen aantastbaar was: bijvoorbeeld omdat het beschrijvend was en nooit ingeschreven had mogen worden, of omdat het al vijf jaar niet normaal werd gebruikt en dus vervallen verklaard had kunnen worden. Gebreken die pas later zijn ontstaan, tellen niet mee; het peilmoment ligt vast.

Een voorbeeld

Een producent van tuinmeubelen heeft jarenlang een Benelux-woordmerk gehad dat hij nooit serieus heeft gebruikt. Bij de aanvraag van zijn Uniemerk roept hij de anciënniteit van dat oude merk in en laat het daarna verlopen. Een concurrent die in die stille jaren een gelijkende naam is gaan gebruiken, kan laten vaststellen dat het oude merk destijds vervallen verklaard had kunnen worden. Lukt dat, dan verschuift de datum waarop de producent zich in de Benelux kan beroepen naar het moment van het Uniemerk, en staat de concurrent ineens met een ouder recht.

In de praktijk

• Voor wie anciënniteit inroept: ga eerst na of het oude merk op eigen benen kon staan. Was het niet gebruikt of inhoudelijk zwak, dan neem je een gebrek mee dat later kan opspelen.
• Bewaar het oude dossier. Gebruiksbewijs uit de periode voor de afstand blijft relevant, ook al bestaat de inschrijving niet meer. Zonder dat materiaal sta je met lege handen als iemand de anciënniteit aanvecht.
• Voor wie tegen een oude datum aanloopt: controleer waar die datum vandaan komt. Steunt een Uniemerk in de Benelux op de anciënniteit van een verdwenen merk, dan is er meer aan te vallen dan het register op het eerste gezicht laat zien.
• Bij een overname: vraag expliciet naar ingeroepen anciënniteiten en naar de gebruiksgeschiedenis van de merken die daaraan ten grondslag lagen. Een portefeuille die op papier oud is, kan in werkelijkheid jonger blijken.