Artikel 2.33 BVIE: Waarom je een overdracht laat inschrijven

Wie een merk koopt of in licentie krijgt, heeft daarmee een geldige afspraak met zijn wederpartij, maar nog geen positie tegenover de buitenwereld. Dit artikel bepaalt dat een overgang of licentie pas aan derden kan worden tegengeworpen nadat daarvan iets in het register is opgenomen.

De gedachte erachter is dat het merkenregister betrouwbaar moet zijn. Wie wil weten met wie hij zaken doet, wie hij moet aanspreken of van wie hij toestemming nodig heeft, moet dat in het register kunnen opzoeken. Afspraken die alleen in een la liggen, kunnen anderen niet kennen en binden hen dus niet.

Wat je precies inschrijft

Je hoeft de hele overeenkomst niet openbaar te maken. Wat wordt gedeponeerd is een uittreksel van de akte waaruit de overgang of de licentie blijkt, of een door de betrokken partijen ondertekende verklaring daarover. Zo blijven prijs, exclusiviteitsafspraken en andere commerciële details buiten het register, terwijl het feit van de overgang wel zichtbaar wordt.

Het depot moet voldoen aan de vormvereisten uit het uitvoeringsreglement en er zijn taksen verschuldigd. Vergeet je te betalen of klopt de vorm niet, dan is er geen geldige inschrijving en heb je dus ook geen derdenwerking.

Wat er misgaat zonder inschrijving

Zolang er niets is ingeschreven, blijft in het register een ander als houder staan. Een derde mag op dat beeld afgaan. Dat kan betekenen dat een tegenpartij in een inbreukzaak betwist dat jij wel de rechthebbende bent, dat een verkoper het merk daarna nog aan iemand anders overdraagt, of dat post van het Bureau bij de verkeerde partij belandt.

Een fotograaf koopt het merk waaronder zij haar workshops aanbiedt van een oud-compagnon. Ze tekenen netjes een akte, maar niemand laat iets inschrijven. Twee jaar later start de fotograaf een procedure tegen een namaker, die tegenwerpt dat het merk volgens het register nog van de compagnon is. Ongeldig is de koop daarmee niet, en met de akte in de hand kan zij doorgaans laten zien dat zij de rechthebbende is. Het verweer kost haar wel tijd en uitleg, en een tijdige inschrijving had die discussie voorkomen.

Ook voor zekerheidsrechten en executie

De slotzin trekt dezelfde eis door naar de zakelijke rechten en de gedwongen tenuitvoerlegging uit artikel 2.32bis BVIE. Een pandrecht op een merk dat niet is ingeschreven, kan dus niet worden ingeroepen tegen bijvoorbeeld een latere koper van het merk. Voor een financier is dat het verschil tussen echte zekerheid en een papieren afspraak.

In de praktijk

• Bij een koop: maak de inschrijving een voorwaarde in de overeenkomst en leg vast wie ervoor zorgt en wie de taksen betaalt.
• Bij een licentie: weeg af of je die zichtbaar wilt maken. Inschrijving geeft positie tegenover derden, maar laat ook aan de markt zien wie met wie samenwerkt.
• Bij een overname: controleer voordat je tekent welke overdrachten, licenties en zekerheidsrechten er al staan ingeschreven; wat er niet staat, kan er nog steeds zijn tussen de oorspronkelijke partijen.

Voor merken die nog niet zijn ingeschreven maar wel zijn aangevraagd, geldt dit voorschrift eveneens via artikel 2.33bis BVIE.