Artikel 2.32 BVIE: Licentie op een merk

Met een licentie geeft een merkhouder een ander toestemming om zijn merk te gebruiken, zonder het merk kwijt te raken. Dit artikel bepaalt hoe ruim of hoe smal die toestemming mag zijn, wanneer de merkhouder zijn merkrecht kan inroepen tegen een licentiehouder die zich niet aan de afspraken houdt, en wie er naar de rechter mag stappen als een derde inbreuk maakt.

Licenties komen voor bij franchiseformules, merchandising, distributieafspraken en samenwerkingen tussen ontwerpers en producenten. Omdat het merk dan door een ander wordt gebruikt, is het van belang dat de afspraken over dat gebruik duidelijk zijn.

Hoe ver de toestemming kan reiken

Een licentie kan gelden voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor een deel daarvan, en voor het hele Benelux-gebied of voor een deel ervan. Ze kan uitsluitend zijn, waarbij alleen de licentiehouder het merk mag gebruiken, of niet-uitsluitend, waarbij de merkhouder dezelfde toestemming ook aan anderen kan geven.

Wanneer het merkrecht tegen de licentiehouder werkt

Het tweede lid noemt vijf onderwerpen uit de licentieovereenkomst. Handelt de licentiehouder in strijd met een bepaling over een van die onderwerpen, dan kan de merkhouder de aan het merk verbonden rechten tegen hem inroepen:

• de duur van de licentie;
• de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt;
• de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend;
• het gebied waarin aanbrenging van het merk is toegestaan;
• de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.

Voor schendingen van andere bepalingen van de licentieovereenkomst noemt het artikel deze mogelijkheid niet; daarvoor gelden de gewone regels van het overeenkomstenrecht. De merkhouder heeft bij de vijf genoemde onderwerpen dus de keuze om zijn merkrecht in te roepen, naast wat het contract hem biedt.

Een voorbeeld. Een sportclub geeft een kledingfabrikant een licentie om haar merk op T-shirts aan te brengen. De fabrikant zet het merk daarnaast op petten en sjaals. Daarmee gebruikt hij het merk voor waren waarvoor de licentie niet is verleend, en dat is een van de onderwerpen uit het tweede lid. De club kan zich op haar merkrecht beroepen, naast de aanspraken die zij uit het contract heeft. Loopt de licentie af en gaat de fabrikant toch door met het verkopen van nieuw bedrukte shirts, dan gaat het om de duur van de licentie, ook een van de genoemde onderwerpen.

Wie mag procederen tegen een derde

Het uitgangspunt is dat de licentiehouder alleen met toestemming van de merkhouder een inbreukvordering instelt, onverminderd wat de licentieovereenkomst bepaalt. De houder van een exclusieve licentie kan de vordering echter zelf instellen als de merkhouder, na daartoe te zijn aangemaand, niet binnen een redelijke termijn zelf een inbreukvordering instelt. Stuur die aanmaning schriftelijk en bewaar haar.

Daarnaast kan de licentiehouder tussenkomen in een procedure die de merkhouder al voert, om zijn eigen schade vergoed te krijgen of een evenredig deel van de winst van de gedaagde toegewezen te krijgen. Wil hij zo'n vordering zelfstandig instellen, dan moet hij die bevoegdheid bij de merkhouder hebben bedongen. Ook de bevoegdheden uit artikel 2.22 lid 1 BVIE kan hij uitoefenen, maar alleen met toestemming van de merkhouder en voor zover ze de rechten beschermen waarvan hem de uitoefening is toegestaan.

In de praktijk

• Voor de merkhouder: omschrijf duur, vorm, waren of diensten, gebied en kwaliteitseisen concreet in de licentieovereenkomst, zodat later vast te stellen is of een van die bepalingen is geschonden.
• Voor de licentiehouder: regel in het contract uitdrukkelijk of je zelfstandig schadevergoeding en winstafdracht mag vorderen; zonder zo'n afspraak heb je die bevoegdheid niet.
• Voor beide: een licentie die in het register is ingeschreven, kan alleen op gezamenlijk verzoek worden doorgehaald. Spreek vooraf af hoe dat na afloop van de samenwerking gebeurt.

Voor de werking tegenover derden is inschrijving van belang; artikel 2.33 BVIE bepaalt wat daarvoor nodig is.