Artikel 2.30sexies BVIE: Het oudere merk op de peildatum

Dit artikel dwingt om terug in de tijd te kijken. Wie een jonger merk aanvalt met een ouder merk, moet niet alleen aantonen dat dat oudere merk vandaag sterk genoeg is, maar dat het dat al was toen het jongere merk werd aangevraagd. Was het oudere merk toen nog te zwak of nog niet bekend genoeg, dan wordt de vordering afgewezen.

De ratio is eerlijkheid tegenover de latere deposant. Wie destijds keurig keek of de weg vrij was en toen niets tegenkwam dat hem in de weg stond, mag niet jaren later worden ingehaald doordat het merk van een ander in de tussentijd is opgeklommen. Een merk dat pas na verloop van tijd sterk wordt, verdient bescherming vooruit, niet achteruit.

Merken die pas later onderscheidend werden

Sommige tekens zijn bij aanvang beschrijvend of te algemeen en mogen daarom eigenlijk geen merk zijn. Zulke tekens kunnen alsnog geldig worden doordat het publiek ze door langdurig gebruik toch als merk van één onderneming gaat zien. Dat heet inburgering; de grondslag daarvoor staat in artikel 2.2bis BVIE. Was die inburgering er op de datum van het jongere merk nog niet, dan had het oudere merk toen geen bruikbaar recht opgeleverd en kan het nu niet met terugwerkende kracht worden ingezet.

Verwarringsgevaar vraagt om voldoende kracht

De tweede situatie ziet op de gewone botsing tussen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten, geregeld in artikel 2.2ter BVIE. Verwarringsgevaar veronderstelt dat het oudere merk genoeg eigen kracht heeft om in het hoofd van het publiek als herkenningspunt te dienen. Had het oudere merk die kracht op de peildatum nog niet, dan kon er destijds ook geen verwarring ontstaan en strandt de vordering.

Bekende merken en hun ruimere bescherming

De derde situatie gaat over merken die zich op hun bekendheid beroepen. Een bekend merk heeft een ruimere bescherming, ook buiten soortgelijke waren en diensten. Maar bekendheid is iets wat je opbouwt. Was het oudere merk op de datum van het jongere merk nog niet bekend in de vereiste mate, dan geldt die ruimere bescherming toen niet en kan zij nu niet alsnog worden ingeroepen tegen dat jongere merk.

Een voorbeeld

Een fietsenmaker begint een winkelketen onder een zelfbedachte naam en registreert die. Vijf jaar later heeft een grotere aanbieder van sportartikelen met een gelijkende, aanvankelijk beschrijvende naam veel geïnvesteerd in reclame en is die naam bij het publiek gaan leven als merk. Die aanbieder wil nu het merk van de fietsenmaker laten vernietigen. Blijkt dat zijn eigen naam op het moment van de registratie van de fietsenmaker nog niets zei tegen het publiek, dan houdt de fietsenmaker zijn merk.

In de praktijk

• Voor de aanvaller: verzamel bewijs dat is gedateerd voor de aanvraagdatum van het merk dat je aanvalt. Marktonderzoek, reclamebudgetten en omzetcijfers van na die datum zeggen weinig over de peildatum.
• Voor de verdediger: zoek uit hoe de markt eruitzag toen jij deponeerde. Oude prijslijsten, brancheteksten en advertenties van derden laten vaak zien dat een aanduiding destijds gewoon gangbaar taalgebruik was.
• Voor iedereen: bewaar het onderzoek dat je voor een depot liet doen. Het is niet alleen een risicocheck vooraf, maar ook bewijsmateriaal achteraf.

Dit verweer staat naast het gebruiksverweer uit artikel 2.30quinquies BVIE. Het loont om beide langs te lopen: het ene raakt de vraag of het oudere merk is gebruikt, het andere de vraag of het destijds al iets voorstelde.