Artikel 2.30septies BVIE: Vijf jaar gedogen en dan te laat

Dit artikel bepaalt dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, dat jongere merk daarna niet meer op grond van zijn oudere merk nietig kan laten verklaren. Het gaat dan om de waren en diensten waarvoor het jongere merk is gebruikt. Het tweede lid regelt de keerzijde voor de houder van het jongere merk.

Om welke oudere merken het gaat

Het eerste lid verwijst naar de oudere merken van artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, BVIE. Dat zijn de oudere merken waarop een vordering tot nietigverklaring van een jonger merk kan worden gebaseerd. Voor andere oudere rechten geeft dit artikel geen regeling.

De voorwaarden

De wet stelt een aantal eisen die alle vervuld moeten zijn:

• het jongere merk is ingeschreven;
• het jongere merk is gebruikt;
• de houder van het oudere merk heeft dat gebruik bewust gedoogd;
• dat gedogen heeft vijf opeenvolgende jaren geduurd;
• het jongere merk is niet te kwader trouw gedeponeerd.

De tekst spreekt van 'bewust' gedogen. Of daarvan sprake is, is een vraag van feiten en bewijs in het concrete geval. Het gevolg van het artikel reikt bovendien niet verder dan de waren of diensten waarvoor het jongere merk is gebruikt; voor waren of diensten waarvoor het wel is ingeschreven maar niet gebruikt, blijft een vordering tot nietigverklaring mogelijk.

Wanneer het tijdsverloop niet telt

Het eerste lid sluit af met een voorbehoud: 'tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd'. Voor een merk dat zo is ingeschreven, heeft het verstrijken van vijf jaar geen gevolg; de oudere houder blijft bevoegd nietigverklaring te vorderen, ook na een lange periode zonder optreden. Wie zich op kwade trouw beroept, zal die moeten stellen en onderbouwen.

De keerzijde voor de jongere houder

Kan de oudere houder het jongere merk niet meer aanvallen, dan mag de houder van het later ingeschreven merk op zijn beurt geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ook al kan dat recht niet meer aan het jongere merk worden tegengeworpen. Het resultaat is dat beide merken naast elkaar blijven bestaan.

Een voorbeeld

Een brouwerij gebruikt sinds acht jaar een ingeschreven beeldmerk voor speciaalbier. De houder van een ouder, gelijkend merk voor frisdranken staat elk jaar op dezelfde vakbeurs, heeft dezelfde groothandel als afnemer en heeft ooit informeel gemopperd, maar nooit iets ondernomen. Als hij nu nietigverklaring vordert, kan de brouwerij het gedogen tegenwerpen. Of dat verweer slaagt, hangt af van de vraag of het gedogen bewust was en vijf opeenvolgende jaren duurde; het gaat niet op als de brouwerij het merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Slaagt het verweer, dan mag de brouwerij zich op haar beurt niet verzetten tegen het gebruik van het oudere merk voor frisdranken.

In de praktijk

• Voor de oudere merkhouder: noteer de datum waarop je van het jongere gebruik hoorde en een schriftelijke, gedateerde stap is achteraf eenvoudiger te bewijzen dan een telefoongesprek.
• Voor de jongere merkhouder: bewaar bewijs van openbaar en doorlopend gebruik per jaar en per categorie van waren of diensten.
• Voor beide: ga na voor welke waren en diensten het jongere merk werkelijk is gebruikt; daar hangt de reikwijdte van het artikel van af.

Gedogen kan ook gevolgen hebben voor een verbod op het gebruik zelf; die kant is geregeld bij de bepalingen over de handhaving van het merkrecht.