Artikel 2.27 BVIE: Vervallenverklaring van een merk

Dit artikel geeft de gronden waarop een ingeschreven merk zijn kracht kan verliezen doordat iemand daarom vraagt. Anders dan bij nietigheid gaat het niet om een fout bij de inschrijving, maar om wat er daarna is gebeurd: het merk is een gewoon woord geworden, het wordt misleidend gebruikt, of het wordt helemaal niet serieus gebruikt.

De achterliggende gedachte is dat een merkregister geen verzamelplaats van blokkades mag worden. Een uitsluitend recht dat anderen belet een naam te gebruiken, is alleen te rechtvaardigen zolang het merk daadwerkelijk als herkomstaanduiding functioneert.

Het merk is een soortnaam geworden

Soms slaat een merk zo goed aan dat het publiek de naam gaat gebruiken voor het product zelf, ongeacht wie het maakt. Het merk verliest dan zijn functie: consumenten leiden er geen herkomst meer uit af. Vervallenverklaring op deze grond kan alleen als dat aan de houder te wijten is, door toedoen of door nalaten. Wie zijn merk consequent bewaakt, wederverkopers corrigeert en zelf een soortnaam naast zijn merk gebruikt, doet precies wat nodig is om dit te voorkomen.

Het merk is misleidend geworden

De tweede grond ziet op gebruik door de houder zelf of met zijn instemming, waardoor het publiek op het verkeerde been wordt gezet over bijvoorbeeld de aard, de kwaliteit of de plaats van herkomst van de waren of diensten. Denk aan een merk dat een streekgebonden herkomst suggereert terwijl de productie allang naar een heel andere regio is verplaatst en de presentatie daar niet op is aangepast. Misleiding door een derde valt hier niet onder; die pak je met een inbreukvordering aan.

Vijf jaar geen normaal gebruik

De belangrijkste vervalgrond in de praktijk is het uitblijven van normaal gebruik. Vijf jaar lang niets doen met het merk, zonder geldige reden, maakt het aantastbaar. Of er sprake is van normaal gebruik wordt beoordeeld aan de hand van de maatstaf van artikel 2.23bis BVIE; de omvang hoeft niet groot te zijn, maar het gebruik moet wel gericht zijn op een plaats in de markt en niet uitsluitend op het behoud van de inschrijving.

De houder krijgt wel een herkansing. Begint hij het merk alsnog te gebruiken voordat de vordering wordt ingesteld, dan kan het verval niet meer worden ingeroepen. Daar zit één rem op: gebruik dat pas in de laatste drie maanden voor de vordering op gang komt, telt niet mee als de voorbereidingen daarvoor zijn gestart nadat de houder er lucht van kreeg dat een vordering eraan zat te komen. Een haastig opgetuigde webshop na een sommatie helpt dus niet.

Wat de herkansing kost

Wie zijn merk op die manier redt, krijgt het niet ongeschonden terug. Tegen merken die zijn aangevraagd in de periode waarin zijn eigen merk vervallen kon worden verklaard, kan hij zich niet verzetten: hij kan die jongere merken niet aanvallen op de gewone inbreukgronden en hun inschrijving niet laten vernietigen. Wie een slapend merk laat liggen, moet er dus rekening mee houden dat er in die jaren rechten van anderen zijn ontstaan die blijven staan.

In de praktijk

• Voor de merkhouder: bewaar gedateerd bewijs van gebruik per categorie waren of diensten: facturen, verpakkingen, reclame-uitingen, omzetcijfers. Achteraf reconstrueren lukt zelden.
• Voor wie een merk wil aanvallen: onderzoek eerst of er in vijf jaar iets zichtbaars is gebeurd en let op de peilmomenten. Kondig een vordering niet aan als je de houder daarmee de kans geeft alsnog te beginnen.
• Voor iedereen: een vervalgrond hoeft niet het hele merk te raken. Vaak is een merk alleen voor een deel van de ingeschreven waren en diensten aan te tasten.

De vordering zelf kan zowel bij de rechter als bij het Bureau worden ingesteld; artikel 2.28 BVIE en artikel 2.30bis BVIE wijzen de weg.