Artikel 2.24 BVIE: Een geschrapte regel over gedogen van merkgebruik

Op dit artikelnummer staat geen regeling meer. Het is vervallen bij de herziening waarmee het Benelux-merkenrecht in maart 2019 aan de Europese merkenrichtlijn werd aangepast. Het nummer is blijven staan omdat het verdrag zijn nummering niet omgooit; direct erna begint het hoofdstuk over de beëindiging van het merkrecht.

Het oude artikel ging over rechtsverwerking wegens gedogen, en dan uitsluitend over het verzet tegen gebruik. Kort gezegd: een merkhouder die wist dat een ander een jonger ingeschreven merk gebruikte en daar vijf opeenvolgende jaren niets tegen deed, kon dat gebruik daarna niet meer verbieden. Of de inschrijving van dat jongere merk zelf nog kon worden aangetast, was een aparte vraag; die stond in het eveneens vervallen artikel 2.29 BVIE.

Waarom het nummer nog betekenis heeft

Wie een oudere overeenkomst, een dagvaarding of een advies uit de periode vóór de herziening onder ogen krijgt, kan dit nummer nog tegenkomen. Zo'n verwijzing slaat op de toenmalige regeling over gedogen. Sinds de herziening staat het onderwerp elders in het verdrag: voor de nietigverklaring van een jonger merk in artikel 2.30septies BVIE, en voor het verzet tegen gebruik in de bepalingen over de handhaving van het merkrecht.

Het onderwerp is dus niet uit het verdrag verdwenen, maar de vindplaats en de formulering zijn veranderd. Voor een situatie van vóór de herziening kan de oude tekst nog van belang zijn; voor nieuwe situaties gelden de huidige bepalingen.

De bestanddelen van de oude regel

De regel bestond uit een aantal elementen die alle aanwezig moesten zijn:

• er was een ouder merk en een jonger, ingeschreven merk;
• de houder van het oudere merk wist van het gebruik van het jongere merk;
• hij had dat gebruik gedurende vijf opeenvolgende jaren gedoogd;
• het jongere merk was niet te kwader trouw gedeponeerd.

Waren die elementen aanwezig, dan kon de oudere houder zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. De uitzondering voor kwade trouw betekende dat een deposant die het jongere merk te kwader trouw had gedeponeerd, zich niet op het tijdsverloop kon beroepen.

Wat dit betekent voor een oud dossier

Voor de vraag welke tekst van toepassing is, is van belang wanneer de feiten zich hebben afgespeeld en wanneer de vordering is ingesteld. Wie een geschil behandelt dat over de herziening heen loopt, gaat na welke regeling op dat moment gold en of het overgangsrecht van de herziening iets bepaalt. Een conclusie die in een oud advies op dit artikel is gebaseerd, kan niet zonder meer worden overgenomen in een nieuwe zaak.

Waar het misgaat

• Voor de merkhouder: wacht niet met optreden tegen een jonger merk dat je opmerkt. Leg vast wanneer je het gebruik ontdekte en welke stappen je daarna hebt gezet.
• Voor de jongere gebruiker: bewaar bewijs van de omvang en de zichtbaarheid van je gebruik door de jaren heen, zodat je feitelijke positie later te reconstrueren is.
• Voor beide partijen: ga bij oudere dossiers na welke tekst gold op het moment waarop het conflict speelde. Vervallen bepalingen kunnen voor oude situaties nog van belang zijn.

Wie vandaag wil weten wat de gevolgen van jarenlang stilzitten zijn, kijkt naar artikel 2.30septies BVIE en naar de bepalingen over handhaving en over nietigheid en verval verderop in het verdrag.