- Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van: a. de naam of het adres van die derde, indien het om een natuurlijke persoon gaat; b. tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c. het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel; één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
- Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.
- Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.
←
Terug 2.22 · Terugroepen, vernietigen en bevelen aan tussenpersonen
Verder 2.23bis · Je merk echt gebruiken, anders verlies je het
→
Artikel 2.23 BVIE: Wat een merkhouder niet kan verbieden
Wat een merkhouder niet kan verbieden
Wettekst
Toelichting
Het merkrecht is sterk, maar niet grenzeloos. Dit artikel noemt de situaties waarin de merkhouder een ander niet kan verbieden zijn merk of een gelijkend teken te gebruiken. Zonder deze grenzen zou een merk het normale handelsverkeer en het gewone taalgebruik kunnen blokkeren.
De rode draad is dat de bescherming reikt tot waar de herkomstfunctie van het merk in het geding is, en niet verder. Wie een merk noemt zonder te suggereren dat hij van de merkhouder komt, hoeft daarvoor geen toestemming.
Eigen naam, beschrijvende aanduidingen en verwijzend gebruik
Het eerste lid noemt drie gevallen. Een natuurlijke persoon mag zijn eigen naam of adres blijven gebruiken, ook als die toevallig met een merk samenvalt; voor bedrijven geldt die vrijheid niet. Verder mag iedereen tekens of aanduidingen gebruiken die geen onderscheidend vermogen hebben of die iets zeggen over soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, herkomst of tijdstip van vervaardiging. Een bakker mag zijn brood volkoren noemen, ook als iemand daarop een merkrecht meent te hebben.
Het derde geval is het verwijzend gebruik: je mag het merk noemen om aan te geven om welke waren of diensten het gaat, in het bijzonder als dat nodig is om de bestemming van een product aan te duiden, bijvoorbeeld als accessoire of onderdeel. Een garagebedrijf mag vertellen voor welke automerken het onderdelen levert.
De grens: eerlijke gebruiken
Alle drie de uitzonderingen staan of vallen met één voorwaarde: het gebruik moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dat betekent kort gezegd dat je je niet mag gedragen alsof er een commerciële band met de merkhouder bestaat, dat je het merk niet in diskrediet mag brengen en dat je niet ongepast mag meeliften op de reputatie ervan. De verwijzing moet niet groter of prominenter zijn dan nodig.
Oudere rechten van plaatselijke betekenis
Het tweede lid beschermt wie al een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis heeft, erkend volgens het recht van een van de Benelux-landen, binnen het gebied waar dat recht geldt. Denk aan een lang bestaande lokale handelsnaam. Zo iemand hoeft niet te wijken voor een later ingeschreven merk, maar mag zijn gebruik ook niet uitbreiden buiten zijn eigen gebied.
Uitputting: doorverkoop van originele producten
Het derde lid bevat de uitputtingsregel. Zijn producten door de merkhouder zelf of met zijn toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in de handel gebracht, dan is het merkrecht voor die exemplaren uitgeput: de merkhouder kan de verdere verhandeling niet meer tegenhouden. Een winkelier mag originele producten dus doorverkopen en in zijn reclame bij naam noemen.
Uitputting kent een belangrijke uitzondering: er zijn gegronde redenen om je toch te verzetten, met name als de toestand van de waren na het in de handel brengen is gewijzigd of verslechterd. Denk aan omgepakte producten, verwijderde partijnummers of beschadigde artikelen die het merk in een slecht daglicht zetten. Ook geldt de regel alleen voor producten die met toestemming binnen de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht; voor exemplaren die van buiten dat gebied worden ingevoerd blijft toestemming nodig.
Een voorbeeld. Een webshop koopt partijen originele koptelefoons op bij een failliete groothandel en verkoopt ze door onder vermelding van het merk. Dat mag, mits de producten in de Europese Economische Ruimte met toestemming op de markt waren en ongewijzigd zijn. Haalt de webshop ze uit hun doos en verpakt hij ze in eigen verpakking met eigen opdruk, dan kan de merkhouder zich alsnog verzetten.
In de praktijk
- Voor de gebruiker: houd verwijzend gebruik sober, gebruik het merk in gewone tekst en niet als logo of blikvanger.
- Voor de gebruiker: zeg duidelijk dat je onafhankelijk bent, bijvoorbeeld met de toevoeging dat je geen officiële dealer bent.
- Voor de merkhouder: bewaar bewijs van waar producten voor het eerst op de markt zijn gebracht; bij uitputting draait veel om die herkomst.
- Voor de merkhouder: bij ompakken of doorverkoop van beschadigde waren kun je je ondanks uitputting nog steeds verzetten.
Redactionele toelichting .
Geen juridisch advies.
Relevante jurisprudentie
Deze uitspraken bepalen hoe dit artikel wordt toegepast.
-
Mag een wederverkoper het merk in zijn reclame gebruiken?
Is een merkproduct door of met toestemming van de rechthebbende in de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebracht, dan is de wederverkoop daarvan onder dat merk vrij, tenzij de merkhouder gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Volgens de Hoge Raad omvat die vrijheid ook het aankondigen van de verhandeling met gebruik van het merk, mits de wederverkoper loyaal handelt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Daarnaast geldt geen zelfstandige eis dat het merkgebruik noodzakelijk is: het gebruik wordt uitsluitend getoetst aan de gegronde redenen, waaronder de schijn van een commerciele band, een in de branche ongebruikelijke wijze van adverteren en ernstige schade aan de reputatie van het merk. Het beroep van de merkhouder wordt verworpen.
-
Is het vullen van een gastank met andermans merk merkgebruik?
De Hoge Raad oordeelt dat van uitputting geen sprake is wanneer de gastank eigendom van de merkhouder is gebleven en die tank in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde heeft maar alleen als verpakking van het gas dient. Ook als het merkrecht wel uitgeput zou zijn, kan de merkhouder zich tegen verder gebruik verzetten als hij daarvoor gegronde redenen heeft; daarvan is onder meer sprake wanneer het gebruik de onjuiste indruk kan wekken dat er een economische band met de merkhouder bestaat. Omdat de vuller geen eigen etiket had aangebracht en ook niet anderszins kenbaar had gemaakt dat het gas van hem kwam, kon hij zich op uitputting ook om die reden niet beroepen.
-
Wanneer mag een derde naar het merk van een ander verwijzen?
De Hoge Raad stelt vast dat de huidige beperking voor verwijzend merkgebruik ruimer is dan de vroegere: de noodzaak om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden is niet langer de enige grond waarop zulk gebruik is toegestaan, maar een van de gevallen. Voert de derde als reden voor zijn verwijzing echter uitsluitend aan dat hij de bestemming van zijn eigen product wil aanduiden, dan blijft gelden dat die verwijzing nodig moet zijn. De beperking geldt verder alleen bij gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, zodat een mededeling over compatibiliteit in beginsel alleen is toegestaan als die juist is; bepalend is daarbij hoe het relevante publiek die mededeling opvat. Omdat het hof dat laatste onvoldoende had gemotiveerd, vernietigt de Hoge Raad het arrest.
-
Wanneer is een handelsnaam een ouder recht van plaatselijke betekenis?
De Hoge Raad beslist dat een derde zich op de beperking voor een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis kan beroepen zonder dat zijn handelsnaam ouder hoeft te zijn dan die van de merkhouder. Voldoende is dat dat oudere recht in de wetgeving van het betrokken land wordt erkend en in het economisch verkeer wordt gebruikt; niet vereist is dat de houder ervan het gebruik van het jongere merk zou kunnen verbieden. Een nog ouder recht van de merkhouder kan daaraan alleen afdoen voor zover hij dat recht daadwerkelijk tegen de derde kan inroepen, en dat kon hier niet omdat een beroep op rechtsverwerking was geslaagd. Het cassatieberoep van de merkhouder wordt verworpen.
-
Kan de beperkingenbepaling een merkrecht uitbreiden?
De Hoge Raad oordeelt dat art. 2.23 BVIE de rechten van de merkhouder beperkt en niet uitbreidt. Heeft de rechter vastgesteld dat het gebruik van het teken op geen van de inbreukgronden van art. 2.20 lid 2 BVIE inbreuk oplevert, dan kan de merkhouder zijn op inbreuk gebaseerde vordering dus niet alsnog toegewezen krijgen met een beroep op de norm van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel uit art. 2.23 lid 1 BVIE. Omdat het hof geen inbreuk had vastgesteld, kwam het aan het verweer over refererend merkgebruik in het geheel niet toe. Het cassatieberoep wordt verworpen.
Uitspraken via rechtspraak.nl. De samenvattingen zijn van de redactie.