Een merkhouder werkt vaak met agenten, importeurs of distributeurs die zijn producten in een ander gebied op de markt brengen. Soms laat zo iemand het merk daar op zijn eigen naam registreren. Dit artikel geeft de echte houder twee wapens tegen die situatie: hij kan het gebruik door de agent tegenhouden, en hij kan vorderen dat de inschrijving op zijn naam wordt gezet.
De ratio is dat een tussenpersoon zijn positie niet mag gebruiken om zich het merk van zijn opdrachtgever toe te eigenen. Hij is juist door de samenwerking met het merk in aanraking gekomen. Zonder deze regel zou een merkhouder die de Benelux via een lokale partner betreedt, zijn eigen naam kwijt kunnen raken zodra de samenwerking eindigt.
De twee vorderingen
De houder kan zich verzetten tegen het gebruik van het merk door de gemachtigde of vertegenwoordiger. Dat is een verbodsactie: de agent moet stoppen. Daarnaast, of in plaats daarvan, kan de houder de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste vorderen. Dat is vaak de aantrekkelijkste optie, want daarmee behoudt het merk zijn oorspronkelijke datum en hoeft de houder niet opnieuw aan te vragen en achteraan te sluiten.
De twee mogelijkheden staan naast elkaar. Je kunt ze allebei instellen, bijvoorbeeld een verbod voor de periode tot de overdracht rond is en daarnaast de overdracht zelf.
Wie geldt als gemachtigde of vertegenwoordiger
Het gaat om iemand die een zekere commerciële vertrouwensrelatie met de merkhouder heeft of had. Een formele agentuurovereenkomst is niet vereist; ook een distributeur, importeur of een partij die feitelijk als vertegenwoordiger optrad kan eronder vallen. Wat telt is dat de band met de merkhouder verklaart hoe de inschrijver bij het merk terechtkwam. Een willekeurige derde die toevallig hetzelfde teken deponeert, valt hier niet onder; daarvoor bestaan andere routes, zoals een vordering wegens een depot te kwader trouw.
De rechtvaardigingsgrond
Het tweede lid maakt een uitzondering als de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. Denk aan de situatie waarin partijen hadden afgesproken dat de lokale partner het merk voor het gebied zou registreren, of waarin de merkhouder jarenlang wist van de inschrijving en er nooit bezwaar tegen maakte. De bewijslast ligt hier bij de vertegenwoordiger: hij moet uitleggen waarom zijn handelen deugde.
Een voorbeeld. Een Zuid-Europese producent van olijfolie verkoopt sinds enkele jaren via een Benelux-importeur. De importeur laat het beeldmerk van de producent hier op eigen naam inschrijven en gebruikt het na het einde van de samenwerking voor olie van een andere leverancier. De producent kan het gebruik laten verbieden en de inschrijving opeisen; alleen een concrete afspraak of aantoonbare instemming zou de importeur kunnen redden.
In de praktijk
- Voor de merkhouder: leg in het distributiecontract vast dat de wederpartij geen merken of daarop lijkende tekens registreert, en wat er bij beëindiging gebeurt.
- Voor de merkhouder: controleer bij het betreden van een nieuwe markt het register op inschrijvingen door je eigen partners, en treed snel op.
- Voor de vertegenwoordiger: wil je zelf registreren, zorg dan voor schriftelijke toestemming; achteraf uitleggen dat het zo bedoeld was, lukt zelden.
- Voor beiden: de overdrachtsvordering is meestal waardevoller dan een enkel verbod, omdat de oorspronkelijke datum van de inschrijving behouden blijft.
