Artikel 2.16bis BVIE: Gebruiksbewijs vragen in een oppositie

Een merk dat al jaren in het register staat maar nooit wordt gebruikt, mag geen wapen zijn tegen ondernemers die wél iets op de markt brengen. Dit artikel geeft de aanvrager tegen wie oppositie is ingesteld daarom een krachtig verweer: hij kan verlangen dat de opposant aantoont dat zijn oudere merk normaal is gebruikt. Blijft dat bewijs uit, dan komt het Bureau aan de vergelijking van de merken niet eens toe.

Normaal gebruik betekent: het merk is echt in het economisch verkeer gebruikt om afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Symbolisch gebruik, alleen bedoeld om het recht in stand te houden, telt niet mee. Wat daarvoor precies nodig is, staat in artikel 2.23bis BVIE.

Wanneer het verweer opengaat

Het gebruiksverweer kan niet altijd. Het oudere merk moet op de datum van indiening of voorrang van het jongere merk al zo lang zijn ingeschreven dat de periode van vijf jaar waarin het normaal gebruikt moest worden, was verstreken. Jongere merken van de opposant zijn dus immuun: die mogen nog aan de weg timmeren. Bovendien gaat het verweer alleen open op verzoek van de verweerder; het Bureau vraagt er niet uit zichzelf om. Het bewijs dat de opposant vervolgens moet leveren, ziet op de vijf jaar die voorafgaan aan de indienings- of voorrangsdatum van het jongere merk, niet op de vijf jaar voor het verzoek om bewijs.

Kan de opposant het gebruik niet aantonen, dan heeft hij nog één uitweg: geldige redenen voor het niet-gebruiken. Dat zijn omstandigheden buiten zijn macht die het gebruik onmogelijk of onredelijk maakten, niet een eigen keuze om de lancering uit te stellen.

Gedeeltelijk gebruik, gedeeltelijke bescherming

Vaak is een merk ingeschreven voor een brede lijst en gebruikt voor een smal stukje daarvan. Voor de beoordeling van de oppositie geldt het oudere merk dan alleen voor dat gebruikte deel. De opposant kan zich dus niet verschuilen achter een ruime inschrijving uit het verleden.

Een voorbeeld. Een cateraar vraagt een merk aan voor maaltijdboxen en kookworkshops. Een groothandel stelt oppositie in op basis van een tien jaar oud merk dat is ingeschreven voor voedingsmiddelen, keukenapparatuur en cursussen. De cateraar vraagt om gebruiksbewijs. De groothandel kan alleen facturen laten zien voor kant-en-klaarmaaltijden. Zijn merk telt in deze procedure dan uitsluitend voor die maaltijden mee; voor de workshops blijft de aanvraag van de cateraar overeind.

Ook tegen een Uniemerk

Steunt de oppositie op een Uniemerk, dan geldt dezelfde regel. Het gebruik wordt dan wel beoordeeld langs de maatstaf van de Uniemerkenverordening, die daarvoor haar eigen bepaling kent. Praktisch verandert dat weinig: ook daar gaat het om werkelijk gebruik in het economisch verkeer, alleen wordt naar het gebied van de Europese Unie gekeken in plaats van naar de Benelux.

In de praktijk

• Voor de aanvrager: kijk altijd eerst hoe oud het merk van de opposant is en of je het ergens op de markt tegenkomt. Het gebruiksverzoek is een van de weinige verweren die een oppositie in één klap kunnen beëindigen.
• Voor de opposant: bouw een gebruiksdossier op voordat je iets nodig hebt. Gedateerde facturen, verpakkingen, advertenties, schermafdrukken van je webshop en omzetcijfers per productgroep zijn achteraf vaak niet meer te reconstrueren.
• Voor beiden: het niet leveren van gevraagd bewijs is geen kleine formaliteit — artikel 2.16 BVIE koppelt daaraan de afsluiting van de oppositie.

Wie merkt dat zijn eigen merk voor grote delen van de inschrijving niet meer wordt gebruikt, kan overwegen bij een nieuwe aanvraag de lijst realistisch te houden. Een strak omschreven merk dat je echt gebruikt, is in een conflict meer waard dan een brede inschrijving die je niet kunt onderbouwen.