- Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: a. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd; b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.
- Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan: a. merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van het merk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën: i. Beneluxmerken en internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot het Benelux- gebied; ii. Uniemerken, waaronder begrepen internationale merken waarvan de bescherming zich uitstrekt tot de Europese Unie; b. Uniemerken waarvan overeenkomstig de Uniemerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a, sub i, bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen; c. de aanvragen om inschrijving van merken als bedoeld onder a en b, mits deze zullen worden ingeschreven; d. merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
- Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; b. indien het door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt; c. indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Beneluxlanden ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen: i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Beneluxlanden, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangsrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving; ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.
- Een merk hoeft niet te worden geweigerd of nietigverklaard wanneer de houder van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.
←
Terug 2.2quater · Weigering voor een deel van de waren
Verder 2.3 · Een vervallen regel over de rangorde van depots
→
Artikel 2.2ter BVIE: Oudere merken die een inschrijving blokkeren
Oudere merken die een inschrijving blokkeren
Wettekst
Toelichting
Naast de bezwaren die aan het teken zelf kleven, kan een merk stranden omdat iemand anders er al eerder was. Dit artikel regelt die relatieve gronden. Ze werken niet vanzelf: het Bureau schrijft niet in wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld, en een ingeschreven merk kan op dezelfde gronden nietig worden verklaard. De houder van het oudere recht moet dus zelf aan de bel trekken.
Dat verklaart waarom bewaking van je eigen portefeuille loont: wie niet volgt wat er wordt aangevraagd, mist het moment waarop een gelijkend merk nog goedkoop is tegen te houden.
Twee basissituaties
De eerste situatie is de eenvoudigste: het jongere teken is gelijk aan het oudere merk en de waren of diensten zijn dezelfde. Dan is er geen ruimte voor discussie over verwarring; de botsing is gegeven. De tweede situatie is die van de gelijkenis. Is het teken gelijk aan of stemt het overeen met een ouder merk, en gaat het om gelijke of overeenstemmende waren of diensten, dan is beslissend of bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Dat gevaar bestaat ook als de verwarring voortkomt uit associatie: het publiek denkt niet per se dat het om hetzelfde bedrijf gaat, maar wel dat er een band tussen beide ondernemingen is.
Verwarringsgevaar wordt beoordeeld met een blik op het geheel: hoe de tekens klinken, hoe ze eruitzien en wat ze betekenen, in samenhang met de vraag hoe dicht de waren of diensten bij elkaar liggen en hoe sterk het oudere merk is. Een grotere gelijkenis van de waren kan een kleiner verschil tussen de tekens compenseren, en omgekeerd.
Wat telt als ouder merk
Het tweede lid maakt duidelijk wie zich hierop kan beroepen. Ouder is een merk met een eerdere depotdatum, waarbij een ingeroepen voorrangsrecht meetelt. Daaronder vallen Beneluxmerken, internationale merken waarvan de bescherming zich tot dit gebied uitstrekt en Uniemerken, met inbegrip van internationale merken die tot de Europese Unie reiken. Ook aanvragen tellen mee, mits zij tot inschrijving komen, en Uniemerken waarvoor op geldige wijze anciënniteit is ingeroepen op grond van een ouder Beneluxrecht. Een aparte categorie zijn merken die in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs: die kunnen worden ingeroepen zonder dat zij hier zijn ingeschreven.
Extra bescherming voor bekende merken
Voor merken die bekend zijn in het Benelux-gebied, of bij een Uniemerk in de Europese Unie, gaat de bescherming verder. Dan doet het er niet toe of de waren of diensten overeenstemmen. Voldoende is dat door gebruik van het jongere teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In gewone taal: meeliften op andermans naam, die naam laten verwateren of hem in een kwaad daglicht stellen.
Het derde lid vangt ook de agent die het merk van zijn opdrachtgever op eigen naam laat inschrijven zonder toestemming, tenzij hij daarvoor een rechtvaardiging heeft. En het beschermt oudere oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Een fietsenmaker wil zijn nieuwe lijn stadsfietsen onder een naam brengen die maar een letter scheelt van de naam van een bestaand merk voor kinderfietsen. De waren liggen dicht bij elkaar en de tekens klinken hetzelfde: de houder van het oudere merk kan met succes oppositie instellen. Was het oudere merk breed bekend, dan liep hij ook met een heel ander product tegen bezwaar aan.
In de praktijk
- Voor de nieuwkomer: laat een beschikbaarheidsonderzoek doen voordat je een naam kiest. Een naam wijzigen op de tekentafel kost een middag, na de lancering een campagne.
- Voor de houder: stel merkbewaking in en reageer op tijd; oppositie is doorgaans sneller en goedkoper dan een procedure over een ingeschreven merk.
- Toestemming werkt. Het vierde lid maakt uitdrukkelijk mogelijk dat de houder van het oudere recht instemt met de inschrijving. Een coexistentieafspraak kan dus een uitweg zijn.
Gronden die aan het teken zelf kleven, staan in artikel 2.2bis BVIE.
Redactionele toelichting .
Geen juridisch advies.