Artikel 78 ROW 1995: Het octrooi opeisen van een ander

Soms staat een octrooi op naam van iemand die er geen recht op had: een voormalige samenwerkingspartner die de uitvinding als de zijne indiende, een opdrachtnemer die met andermans idee naar het bureau stapte, of een onderneming die de bijdrage van een mede-uitvinder wegliet. Dit artikel geeft de rechthebbende dan een eigen actie: hij kan het octrooi opeisen, geheel, gedeeltelijk of alleen wat betreft een aandeel daarin.

Opeising is iets anders dan vernietiging. Bij vernietiging verdwijnt het octrooi; bij opeising blijft het bestaan en wisselt het van houder. Voor wie de uitvinding zelf wil exploiteren, is dat vaak de aantrekkelijker route: je krijgt een recht met de oorspronkelijke datum, in plaats van een gat in de markt.

Wie kan opeisen

De vordering komt toe aan wie op grond van de artikelen 11, 12 of 13 ROW 1995 aanspraak of mede-aanspraak op het octrooi heeft, en bij een Europees octrooi aan wie daar volgens het Europees Octrooiverdrag recht op heeft. Die artikelen wijzen onder meer de positie aan van degene wiens uitvinding is ontleend, van de werkgever bij uitvindingen in dienstverband en van mede-uitvinders. Een mede-aanspraak leidt tot opeising van een aandeel: je wordt dan mederechthebbende, niet de enige houder.

De dagvaarding moet in het octrooiregister worden ingeschreven. Die inschrijving is de waarschuwing aan de markt: vanaf dat moment weet iedereen die met dit octrooi te maken krijgt dat de houder ter discussie staat.

Bescherming van wie te goeder trouw was

• De verliezende houder. Wie bij zijn aanvrage te goeder trouw was, of het octrooi te goeder trouw van een vorige houder kocht, blijft bevoegd de uitvinding toe te passen op de voet van artikel 55 ROW 1995, dus als een voorgebruiker.
• De licentienemer. Licenties die te goeder trouw voor de inschrijving van de dagvaarding zijn verkregen, blijven geldig tegenover de nieuwe houder; die krijgt overeenkomstig artikel 56 ROW 1995, derde lid, recht op de vergoeding.
• De pandhouder. Pandrechten van een vroegere houder blijven alleen gelden als zij te goeder trouw en voor de inschrijving zijn gevestigd.

Deze bescherming vervalt in één geval: als de opeiser zelf al octrooi had aangevraagd en dus zijn aanspraken zichtbaar had gemaakt, en hij de dagvaarding binnen drie maanden na de verlening liet inschrijven. Wie zo snel en zo zichtbaar optreedt, hoefde geen goede trouw bij anderen te ontzien; zij hadden kunnen weten dat er een geschil speelde.

Verjaring

De vordering verjaart vijf jaar na de dag van verlening van het octrooi, en bij een Europees octrooi vanaf de publicatie van de vermelding van de verlening. Op die verjaring kan zich echter niet beroepen wie bij het verkrijgen van het octrooi wist of had moeten weten dat hij of degene die het aan hem overdroeg er geen aanspraak op had. Kwade trouw wordt dus niet beloond met tijdsverloop.

Een voorbeeld. Twee ontwerpers werken samen aan een opvouwbaar bakfietsframe. Na een ruzie dient een van hen de aanvrage alleen in en verzwijgt de bijdrage van de ander. Drie jaar na de verlening eist de weggelaten ontwerper een aandeel op. Hij laat de dagvaarding inschrijven en krijgt de helft van het octrooi. Een fabrikant die intussen te goeder trouw een licentie nam, mag doorgaan met produceren, maar betaalt zijn vergoeding voortaan deels aan de nieuwe mederechthebbende.

In de praktijk

Voor de opeiser: verzamel bewijs van je bijdrage en van de datum daarvan, zoals schetsen, e-mailwisselingen en testverslagen. Wacht niet af, want de verjaringstermijn loopt en elke licentie die intussen te goeder trouw wordt verleend, moet je later dulden.

Voor de houder die wordt aangesproken: onderzoek nuchter of de aanspraak hout snijdt en bedenk dat je ook bij verlies de uitvinding mag blijven toepassen als je te goeder trouw was. Leg in samenwerkings- en opdrachtcontracten vooraf vast wie de aanvrage mag indienen en aan wie het octrooi toekomt; de meeste opeisingszaken beginnen bij een ontbrekende afspraak.