Wie de vernietiging van een op grond van deze rijkswet verleend octrooi vordert, moet bij de dagvaarding of bij de eis in reconventie het resultaat overleggen van een advies van het octrooibureau over de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden. Ontbreekt dat advies, dan is de eiser niet-ontvankelijk en komt de rechter aan de inhoud van het geschil niet toe.
De achtergrond is het karakter van het Nederlandse octrooi: het wordt verleend zonder inhoudelijke toets op nieuwheid en inventiviteit. Daardoor kan de rechter voor de vraag komen te staan of een uitvinding technisch gezien wel iets toevoegde, zonder dat iemand daar ooit deskundig naar heeft gekeken. Het advies vult dat gat.
Wat het advies is en wat het niet is
Het advies is een deskundig oordeel over de vraag of de aangevoerde nietigheidsgronden opgaan. Het is geen beslissing: de rechter is er niet aan gebonden en kan tot een ander resultaat komen. In de praktijk weegt zo een advies wel zwaar, omdat het afkomstig is van mensen die dagelijks stand van de techniek beoordelen.
Het advies verplicht ook niemand tot procederen. Partijen gebruiken het regelmatig om een geschil buiten de rechter om op te lossen: valt het ongunstig uit voor de octrooihouder, dan is hij eerder bereid te schikken of zijn conclusies te beperken.
De drempel in kort geding
In kort geding geldt de eis niet automatisch. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank, bedoeld in artikel 80 ROW 1995, tweede lid, kan degene die stelt dat het octrooi vernietigd moet worden wel opdragen alsnog een advies over te leggen. Dat is een bevoegdheid, geen verplichting: in een spoedzaak zou een harde eis het kort geding zinloos maken, terwijl de rechter in een ingewikkelde technische zaak juist behoefte kan hebben aan een deskundige blik.
Let op het verschil in richting. In de bodemprocedure moet degene die de vernietiging vordert het advies aanleveren; in kort geding kan de opdracht worden gegeven aan degene die zich op nietigheid beroept, ook als hij daar gedaagde is en de nietigheid als verweer opvoert.
Een voorbeeld. Een fabrikant van tuingereedschap wordt aangesproken wegens inbreuk op een octrooi voor een snoeimechanisme. Hij wil in reconventie de vernietiging vorderen omdat het mechanisme jaren eerder al in een vakblad stond. Dient hij die eis in zonder advies van het bureau, dan strandt zijn tegenvordering op de ontvankelijkheid, hoe sterk zijn publicatie ook is. Vraagt hij het advies tijdig aan, dan gaat hij met een deskundige onderbouwing de zitting in.
In de praktijk
Voor wie een octrooi wil aanvallen: vraag het advies aan zodra je weet dat je gaat procederen, want het kost tijd en de bodemprocedure kan er niet zonder. Lever daarbij de oudere publicaties en gebruikshandelingen aan die je wilt inroepen; het advies is niet beter dan het materiaal dat je erin stopt.
Voor de octrooihouder: een ongunstig advies is geen eindstation, maar wel een signaal. Bekijk of een beperking van je conclusies een verdedigbare kern overhoudt, voordat de rechter het hele octrooi onderuit haalt.
Voor beide partijen: het advies gaat over de nietigheidsgronden, niet over de vraag of het aangevallen product onder de conclusies valt. Verwar de discussie over geldigheid dus niet met de discussie over inbreuk; ze worden vaak in één procedure gevoerd, maar het zijn afzonderlijke vragen die elk hun eigen bewijs vragen.
