← Terug 74 · Het octrooi op het continentaal plat Verder 75a · Nietigheidszaken bij het Eengemaakt Octrooigerecht in het register →

Artikel 75 ROW 1995: Vernietiging van een octrooi door de rechter

Vernietiging van een octrooi door de rechter

Wettekst

[Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.]

  1. Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover: a. hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de artikelen 2 tot en met 7 niet vatbaar is voor octrooi dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, het octrooi ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het Europees Octrooiverdrag niet had behoren te worden verleend; b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van artikel 25, tweede en derde lid, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen; c. het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage of, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste of gewijzigde aanvrage dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig artikel 61 van het Europees Octrooiverdrag, door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage; d. na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden; e. de houder van het octrooi daarop geen aanspraak had hetzij krachtens de bepalingen van hoofdstuk 1 van deze rijkswet hetzij, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag.
  2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, wordt onder de stand van de techniek, bedoeld in artikel 54, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag, mede begrepen de inhoud van uit hoofde van deze rijkswet ingediende octrooiaanvragen, waarvan de dag van indiening voor de datum van indiening van de desbetreffende Europese octrooiaanvrage, die voor de toepassing van dat lid geldt, ligt, en die eerst op of na die datum overeenkomstig artikel 31 zijn ingeschreven.
  3. De rechtsvordering tot vernietiging komt in de in het eerste lid, onder a tot en met d, genoemde gevallen toe aan een ieder en in het eerste lid, onder e, genoemde geval aan degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft. Indien laatstgenoemde zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, komt de rechtsvordering tot vernietiging ook toe aan licentiehouders en pandhouders.
  4. De dagvaarding moet binnen acht dagen na haar dagtekening in het octrooiregister worden ingeschreven. Bij gebreke van tijdige inschrijving is de eiser verplicht de schade te vergoeden, geleden door hen, die te goeder trouw na die termijn en voor de inschrijving rechten, waarop de vernietiging invloed uitoefent, hebben verkregen.
  5. Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikelen 53, 54, eerste lid, 54a, 71 en 72 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is vernietigd.
  6. De terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op: a. een beslissing, niet zijnde een voorlopige voorziening, ter zake van handelingen in strijd met het in de artikelen 53, 54, eerste lid, en 54a bedoelde recht van de octrooihouder of van handelingen als bedoeld in de artikelen 71 en 72, die voor de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd; b. een voor de vernietiging gesloten overeenkomst, voor zover deze voor de vernietiging is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen in de mate als door de omstandigheden gerechtvaardigd is.
  7. Voor de toepassing van het zesde lid, onder b, wordt onder het sluiten van een overeenkomst mede verstaan het ontstaan van een licentie op een andere in artikel 56, tweede lid, 59 of 60 aangegeven wijze.
  8. Ingeval een octrooi wordt vernietigd op grond van het eerste lid, onder e, en degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft, zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, worden licenties, die te goeder trouw van het vernietigde octrooi waren verkregen voor de inschrijving van de dagvaarding in het octrooiregister, aangemerkt als licentie van het bestaande octrooi, en verkrijgt de houder daarvan overeenkomstig artikel 56, derde lid, recht op de voor de licenties verschuldigde vergoeding. De houder van het vernietigde octrooi, die bij zijn aanvrage te goeder trouw was of die het octrooi voor de inschrijving van de dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft in dat geval ten aanzien van het bestaande octrooi bevoegd tot toepassing van de uitvinding overeenkomstig artikel 55.
  9. Zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen, wordt daarvan op verzoek van de meest gerede partij in het octrooiregister aantekening gedaan.

Toelichting

Een Nederlands octrooi wordt verleend zonder dat het bureau inhoudelijk toetst of de uitvinding wel nieuw en inventief is. De correctie daarop ligt bij de rechter: dit artikel bepaalt op welke gronden een octrooi kan worden vernietigd, wie zo een vordering kan instellen en wat de gevolgen zijn van een geslaagde aanval. Vernietiging kan geheel of gedeeltelijk zijn, bijvoorbeeld voor een enkele conclusie.

De nietigheidsvordering komt vaak als tegenaanval: wie wordt aangesproken wegens inbreuk, stelt in reconventie dat het octrooi nooit had mogen worden verleend. Wat wordt vernietigd, kan ook niet meer worden gehandhaafd.

De gronden

  • Niet octrooieerbaar. Wat is geoctrooieerd, voldoet niet aan de eisen van de artikelen 2 tot en met 7 ROW 1995, bijvoorbeeld omdat het niet nieuw of niet inventief is. Voor een Europees octrooi wordt aan de vergelijkbare bepalingen van het Europees Octrooiverdrag getoetst.
  • Onvoldoende openbaarmaking. De beschrijving in het octrooischrift is niet zo duidelijk en volledig dat een deskundige de uitvinding kan uitvoeren. Het octrooi is dan een claim zonder tegenprestatie.
  • Toegevoegde materie. Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Je mag tijdens de procedure niet iets nieuws binnensmokkelen.
  • Uitbreiding na verlening. Na de verlening is de beschermingsomvang groter geworden.

- Geen aanspraak. De houder had geen recht op het octrooi, bijvoorbeeld omdat een ander de uitvinder is.

Wie kan vernietiging vragen

De eerste vier gronden kan iedereen inroepen: een ten onrechte verleend monopolie hindert de hele markt, en niet alleen wie op dat moment wordt aangesproken. De laatste grond, het ontbreken van aanspraak, is voorbehouden aan degene die zelf recht op het octrooi heeft; heeft die inmiddels een eigen octrooi voor dezelfde uitvinding, dan kunnen ook zijn licentiehouders en pandhouders de vordering instellen. De dagvaarding moet binnen acht dagen na de dagtekening in het octrooiregister worden ingeschreven. Wie dat vergeet, moet de schade vergoeden van partijen die na die termijn en voor de inschrijving te goeder trouw rechten hebben verworven waarop de vernietiging invloed heeft. Ook de eindbeslissing wordt op verzoek aangetekend.

Terugwerkende kracht en de grenzen daarvan

Een vernietigd octrooi wordt geacht van meet af aan de rechtsgevolgen te hebben gemist die de wet daaraan verbindt, geheel of gedeeltelijk naar gelang van de vernietiging; ook de aanspraak op een redelijke vergoeding over de periode voor de verlening verdwijnt daarmee. Die terugwerkende kracht is niet onbegrensd. Een uitspraak over inbreukhandelingen die al onherroepelijk is en is uitgevoerd, blijft in stand, maar een voorlopige voorziening is daarvan uitdrukkelijk uitgezonderd: die blijft dus niet buiten schot. Hetzelfde geldt voor een overeenkomst die voor de vernietiging is uitgevoerd. Wel kan uit billijkheidsoverwegingen terugbetaling worden geëist van bedragen die op grond van zo een overeenkomst zijn betaald, in de mate die door de omstandigheden gerechtvaardigd is. Voor de toepassing daarvan telt ook het ontstaan van een licentie op een van de andere wijzen die de artikelen 56 ROW 1995, tweede lid, 59 en 60 noemen, als het sluiten van een overeenkomst.

Een voorbeeld. Een meubelmaker betaalde twee jaar lang licentievergoeding voor een geoctrooieerd scharnier. Het octrooi wordt vernietigd omdat de uitvinding al voor de aanvrage op een beurs was getoond. De betaalde termijnen zijn niet automatisch onverschuldigd, maar de meubelmaker kan wel betogen dat het onbillijk is dat de houder alles houdt terwijl er nooit iets te beschermen viel.

In de praktijk

Voor de aanvaller: bouw je aanval op rond concrete, dateerbare oudere publicaties of leveringen en werk per conclusie. Vergeet de inschrijving van de dagvaarding niet.

Voor de houder: bereid je voor op een tegenaanval zodra je gaat handhaven, en houd de mogelijkheid achter de hand je conclusies te beperken zodat een kern overeind blijft. Wordt je octrooi vernietigd omdat je er geen aanspraak op had, dan gaan te goeder trouw verkregen licenties over naar het bestaande octrooi en blijft een houder die te goeder trouw was bevoegd de uitvinding toe te passen op de voet van artikel 55 ROW 1995.

Redactionele toelichting . Geen juridisch advies.
← Terug 74 · Het octrooi op het continentaal plat Verder 75a · Nietigheidszaken bij het Eengemaakt Octrooigerecht in het register →