Artikel 63 ROW 1995: Afstand doen van je octrooi

Een octrooihouder kan zijn octrooi zelf beëindigen: helemaal, of voor een deel van de conclusies. Dat gebeurt door een akte van afstand in het octrooiregister te laten inschrijven. Zolang er anderen zijn met ingeschreven rechten op het octrooi, kan dat alleen met hun toestemming.

Vrijwillig afstand doen klinkt vreemd bij een recht waarvoor je hebt betaald, maar het is soms de verstandigste zet. Wie ziet dat een deel van zijn conclusies te ruim is geformuleerd en in een procedure onderuit zal gaan, kan door tijdig in te binden de rest van het octrooi redden en een kostbare vernietigingsprocedure voorkomen.

Geheel of gedeeltelijk

Gedeeltelijke afstand betekent dat je de beschermingsomvang verkleint: je laat bepaalde conclusies vallen of beperkt ze. Wat overblijft, blijft gewoon gelden. Dit is het instrument waarmee een houder zijn octrooi kan aanpassen aan wat hij achteraf werkelijk kan verdedigen tegen de stand van de techniek.

Terugwerkende kracht

De afstand werkt terug volgens dezelfde regels als bij vernietiging van een octrooi, waarvoor artikel 75 ROW 1995 het kader geeft. Dat betekent dat het octrooi geacht wordt nooit de gevolgen te hebben gehad die het had, met de nuanceringen die daar zijn aangebracht voor onherroepelijke beslissingen en voor overeenkomsten die al zijn uitgevoerd. Wie afstand overweegt, moet dus goed nagaan wat dat betekent voor lopende procedures en voor ontvangen licentievergoedingen.

Toestemming van anderen met rechten

Het bureau schrijft de akte niet in zolang er personen zijn die volgens ingeschreven stukken rechten op het octrooi hebben, licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen over het octrooi hebben ingesteld, tenzij zij toestemming geven. Dat beschermt bijvoorbeeld de pandhouder wiens zekerheid in rook zou opgaan en de licentienemer die zijn productie op de licentie heeft gebouwd.

Let op de voorwaarde: het gaat om ingeschreven rechten. Een licentienemer die zijn licentie nooit heeft laten inschrijven, staat hier met lege handen tegenover het bureau. Hij kan hooguit contractueel verhaal zoeken bij de octrooihouder, maar de afstand zelf houdt hij niet tegen.

In de praktijk

• Voor de octrooihouder: gebruik gedeeltelijke afstand strategisch. Verzamel eerst welke ingeschreven rechten er op het octrooi rusten en regel de toestemmingen voordat je de akte aanbiedt.
• Voor de licentienemer: laat je licentie inschrijven. Dat is niet alleen relevant tegenover kopers van het octrooi, maar geeft je hier ook een blokkerende positie.
• Voor de pandhouder: controleer periodiek de registerstand. Je toestemmingsrecht bestaat alleen als je zekerheidsrecht daadwerkelijk is ingeschreven.

Een machinebouwer heeft een octrooi met een brede hoofdconclusie en enkele smallere conclusies. Een concurrent kondigt een vernietigingsactie aan met sterk materiaal tegen de brede conclusie. De machinebouwer doet gedeeltelijk afstand van die conclusie en houdt de smallere over, die zijn eigen product wél dekken. De concurrent verliest daarmee zijn belangrijkste aanvalspunt.

Afstand doen verschilt van het simpelweg niet meer betalen van de jaartaks. Dat laatste leidt tot verval op grond van artikel 62 ROW 1995, zonder terugwerkende kracht en zonder dat iemand hoeft in te stemmen.