Artikel 84 ROW 1995: Advies vragen over de geldigheid van een octrooi

Wie last heeft van een octrooi van een ander hoeft niet meteen een procedure te beginnen. Dit artikel geeft iedereen het recht om het bureau schriftelijk te vragen een advies uit te brengen over de vraag of de nietigheidsgronden van artikel 75 ROW 1995, eerste lid, op een verleend octrooi van toepassing zijn. Je krijgt daarmee een inhoudelijk oordeel over de houdbaarheid van dat octrooi, zonder dagvaarding.

Dat instrument past bij de manier waarop Nederlandse octrooien worden verleend. Het bureau toetst de aanvrage niet inhoudelijk op nieuwheid en inventiviteit voordat het octrooi wordt verleend; er wordt wel onderzoek naar de stand van de techniek gedaan, maar de verlening zelf zegt weinig over de sterkte van het recht. De adviesprocedure vult dat gat achteraf: zij levert een gemotiveerde beoordeling door dezelfde technisch geschoolde instantie.

Wie het kan vragen

De wet zegt een ieder. Je hoeft dus geen concurrent te zijn, geen sommatie te hebben gehad en geen belang aan te tonen. In de praktijk vraagt vooral degene om advies die zelf iets op de markt wil brengen en wil weten of hij tegen een muur aanloopt, of degene die net een waarschuwingsbrief heeft ontvangen. Ook de octrooihouder zelf kan er baat bij hebben: een advies dat zijn octrooi overeind laat, is een sterk drukmiddel.

Wat je moet aanleveren

Het verzoek moet een gemotiveerde aanduiding bevatten van de bezwaren die je aan artikel 75 ROW 1995, eerste lid, ontleent. Je schrijft dus niet dat je het octrooi zwak vindt, maar je benoemt de grond en onderbouwt die: welke publicatie of welk eerder product maakt de uitvinding niet nieuw, waarom lag de stap voor de vakman voor de hand, waarom is de beschrijving te onduidelijk om de uitvinding uit te voeren. Hoe scherper je de bezwaren formuleert, hoe bruikbaarder het advies.

Voor het advies is een vergoeding verschuldigd. Hoeveel dat is en hoe het wordt geheven, staat niet in dit artikel zelf maar wordt bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur geregeld. Reken erop dat het bedrag een fractie is van wat een bodemprocedure kost.

Een voorbeeld

Een kleine producent van fietsdragers wil een nieuw kantelmechanisme op de markt brengen en ontdekt een octrooi dat er dichtbij komt. In plaats van te gokken of stil te blijven zitten, vraagt hij advies aan en legt hij twee oudere publicaties over waaruit het mechanisme volgens hem al blijkt. Het advies dat volgt, geeft hem duidelijkheid over zijn positie en is bruikbaar in de onderhandeling met de octrooihouder. Gaat hij daarna alsnog procederen, dan is het advies geen vrije keuze meer: artikel 76 ROW 1995 verplicht wie de vernietiging vordert het als bijlage bij de dagvaarding of bij de eis in reconventie over te leggen, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

In de praktijk

• Het advies bindt niemand. De rechter is er niet aan gebonden en het octrooi vervalt er niet door. Alleen de rechter kan een octrooi vernietigen, langs de weg van artikel 80 ROW 1995.
• Reken op gewicht, niet op zekerheid. Een negatief advies over een octrooi weegt in de praktijk zwaar in schikkingsgesprekken en bij de rechter.
• Bedenk dat het openbaar wordt. Je speelt je munitie uit voordat een procedure begint; de houder kan zijn positie daarop aanpassen.

Hoe de procedure verder verloopt staat in artikel 85 ROW 1995, en wat er precies in het advies moet komen te staan in artikel 86 ROW 1995.