← Terug 69 · Openbare verkoop van een octrooi bij executie Verder 71 · Vergoeding voor de tijd voor de octrooiverlening →

Artikel 70 ROW 1995: Wat je kunt eisen bij octrooi-inbreuk

Wat je kunt eisen bij octrooi-inbreuk

Wettekst

[Wijziging(en) zonder datum inwerkingtreding aanwezig. Zie het wijzigingenoverzicht.]

  1. De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53 genoemde handelingen verricht.
  2. De houder van een octrooi verleend op grond van deze rijkswet is in zijn rechtsvordering niet ontvankelijk als hij niet bij dagvaarding dan wel bij conclusie van eis in reconventie als bijlage daarbij en in kort geding op de terechtzitting het resultaat van een door het bureau of het in het Europees Octrooiverdrag bedoelde Europees Octrooibureau ingesteld onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van het octrooi overlegt.
  3. De rechter kan de houder van een octrooi verzoeken om een vertaling in het Nederlands van het octrooi en een tijdstip vaststellen wanneer deze vertaling moet zijn overgelegd. De houder van een octrooi is in zijn rechtsvordering niet ontvankelijk als hij op dit tijdstip de vertaling niet heeft overgelegd.
  4. Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken.
  5. Naast schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag.
  6. De octrooihouder kan de vorderingen tot schadevergoeding of het afdragen van winst ook namens of mede namens licentienemers of pandhouders instellen, onverminderd de bevoegdheid van deze laatsten in een al of niet namens hen of mede namens hen door de octrooihouder aldus ingestelde vordering tussen te komen om rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen. Licentienemers en pandhouders kunnen slechts een zelfstandige vordering als bedoeld in het vierde en vijfde lid instellen, als zij de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder hebben bedongen.
  7. De octrooihouder heeft de bevoegdheid roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel de bevoegdheid onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen van die zaken, en onttrekking aan het verkeer te vorderen van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van die zaken. De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende beslag en executie tot afgifte van roerende zaken zijn van toepassing. Bij samenloop met een ander beslag gaat degene die beslag heeft gelegd krachtens dit artikel voor. Een vordering als bedoeld in de eerste volzin wordt op kosten van de gedaagde uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van de vordering dient een afweging te worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden.
  8. Indien een rechtsvordering wordt ingesteld tot handhaving van een octrooi voor een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw product, dan wordt vermoed, dat het betrokken product volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, tenzij door de gedaagde het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. Bij de beoordeling van de vraag of een product nieuw is, blijft de inhoud van in artikel 4, derde en vierde lid, bedoelde octrooiaanvragen buiten beschouwing.
  9. De octrooihouder heeft de bevoegdheid een bevel te vorderen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn recht te maken.
  10. De octrooihouder heeft de bevoegdheid te vorderen dat degene die inbreuk op zijn recht heeft gemaakt wordt bevolen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de zaken waarmee die inbreuk is gepleegd, aan hem mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken.
  11. De octrooihouder heeft de bevoegdheid te vorderen dat bij tijdelijke voortzetting van de vermeende inbreuk aan deze voortzetting de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor vergoeding van de door hem geleden schade. De octrooihouder komt die bevoegdheid eveneens toe bij voortzetting van de dienstverlening door een tussenpersoon als bedoeld in het negende lid.
  12. De octrooihouder heeft de bevoegdheid te vorderen dat de gedaagde wordt gelast op diens kosten passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak te treffen.

Toelichting

Dit is het centrale handhavingsartikel van het octrooirecht. De octrooihouder kan zijn octrooi inroepen tegen iedereen die zonder toestemming een van de in artikel 53 ROW 1995 opgesomde handelingen verricht, en het artikel somt daarna op wat hij in een procedure kan vorderen: van schadevergoeding en winstafdracht tot vernietiging van voorraden en een bevel aan tussenpersonen.

Inbreuk maken kan zonder opzet: wie een product op de markt brengt dat onder de conclusies valt, maakt inbreuk, ook als hij het zelf ontwierp. Bij de sanctie maakt de wet wel onderscheid naar wat de inbreukmaker wist.

Twee drempels voor de eiser

De houder van een octrooi dat op grond van deze rijkswet is verleend, moet bij de dagvaarding of bij de eis in reconventie het resultaat overleggen van een onderzoek naar de stand van de techniek, uitgevoerd door het octrooibureau of door het Europees Octrooibureau; in kort geding gebeurt dat op de zitting. Doet hij dat niet, dan is hij niet-ontvankelijk. Zo'n nationaal octrooi wordt immers verleend zonder inhoudelijke toets, zodat rechter en wederpartij minstens moeten kunnen zien wat er aan oudere techniek bestaat; voor een Europees octrooi geldt deze eis niet. Daarnaast kan de rechter van iedere octrooihouder een Nederlandse vertaling van het octrooi verlangen en daarvoor een tijdstip bepalen; komt die vertaling te laat, dan volgt opnieuw niet-ontvankelijkheid.

Schadevergoeding en winstafdracht

Schadevergoeding kan alleen worden gevorderd van wie wist of behoorde te weten dat hij inbreuk maakte. Daarom sturen octrooihouders eerst een gemotiveerde waarschuwingsbrief: daarna is die wetenschap moeilijk te ontkennen. Naast schadevergoeding kan afdracht van de met de inbreuk genoten winst worden gevorderd, met rekening en verantwoording. De rechter kan die veroordeling achterwege laten als de omstandigheden er geen aanleiding toe geven en dan volstaan met schadevergoeding. In passende gevallen mag de schade forfaitair worden vastgesteld, bijvoorbeeld op de licentievergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen.

Licentienemers en pandhouders staan er niet buiten: de octrooihouder kan mede namens hen vorderen, en zij kunnen tussenkomen om hun eigen schade of hun deel van de winst te krijgen. Zelfstandig optreden kunnen zij alleen als zij die bevoegdheid hebben bedongen; zet dat in het licentiecontract.

De rest van het gereedschap

  • Zaken opeisen of vernietigen. Inbreukmakende zaken kunnen als eigendom worden opgeeist, of onttrokken aan het verkeer, vernietigd of onbruikbaar gemaakt; ook materialen en werktuigen die vooral voor de productie zijn gebruikt kunnen worden weggehaald. De rechter weegt de ernst van de inbreuk tegen de gevraagde maatregel en tegen belangen van derden.
  • Bevel aan tussenpersonen en informatie. Ook tegen partijen die zelf geen inbreuk maken maar wier diensten daarvoor worden gebruikt, kan staking worden gevorderd; de inbreukmaker kan worden bevolen te vertellen waar de zaken vandaan komen.

- Zekerheid en bekendmaking. Mag de vermeende inbreuk tijdelijk doorgaan, dan kan zekerheid voor de schade worden geëist; de gedaagde kan worden gelast op eigen kosten informatie over de uitspraak te verspreiden.

Bewijsvermoeden bij werkwijzeoctrooien

Gaat het om een octrooi op een werkwijze voor het maken van een nieuw product, dan wordt vermoed dat een product van de gedaagde volgens die werkwijze is gemaakt, tenzij hij aannemelijk maakt dat het anders zit. Zonder die omkering zou de houder van een werkwijzeoctrooi kansloos zijn: wat er achter de fabrieksdeur gebeurt, kan hij niet zien.

Een voorbeeld. Een producent van filterdoek heeft octrooi op een werkwijze om vezels te binden; een importeur verkoopt doek met dezelfde eigenschappen. Die importeur moet onderbouwen hoe zijn leverancier het doek dan wel maakt.

In de praktijk

Voor de houder: verzamel bewijs van de verhandeling voordat je aanschrijft, vraag het onderzoek naar de stand van de techniek tijdig aan en bedenk vooraf of je op een verbod, op geld of op beide inzet. Reken erop dat de gedaagde de nietigheid in reconventie aan de orde stelt. Voor de aangesprokene: controleer of het product werkelijk onder de conclusies valt en of het octrooi standhoudt tegen oudere techniek. Zwijgen helpt niet, want vanaf de aanschrijving loopt het risico op schadevergoeding en winstafdracht door.

Redactionele toelichting . Geen juridisch advies.
← Terug 69 · Openbare verkoop van een octrooi bij executie Verder 71 · Vergoeding voor de tijd voor de octrooiverlening →