Artikel 55 ROW 1995: Het recht van de voorgebruiker

Wie een technische oplossing al in zijn bedrijf toepaste voordat een ander daarvoor octrooi aanvroeg, mag daarmee doorgaan. Dit artikel geeft die voorgebruiker een eigen bevoegdheid om de handelingen te verrichten die het octrooi verder aan derden verbiedt. Het is geen aanval op het octrooi, maar een verweer: het octrooi blijft geldig, alleen niet tegenover hem.

De achtergrond is billijkheid. Een bedrijf dat jaren in een productieproces heeft geïnvesteerd en dat geheim hield, zou anders van de ene op de andere dag zijn eigen fabriek moeten stilleggen omdat een ander dezelfde vinding later heeft aangevraagd. Tegelijk mag het recht niet zo ruim zijn dat het octrooistelsel zelf zinloos wordt: het is beperkt tot degene die de vinding aantoonbaar zelfstandig al had.

De peildatum en de eis van zelfstandigheid

Beslissend is de situatie op de dag van indiening van de aanvrage, of, als de aanvrager een recht van voorrang geniet zoals bedoeld in artikel 9 ROW 1995, de dag van de eerdere aanvrage waarop dat voorrangsrecht berust. Op die dag moet je het al in of voor je bedrijf hebben vervaardigd of toegepast, of ten minste een begin van uitvoering aan dat voornemen hebben gegeven. Plannen op papier zijn dus niet genoeg; er moet iets in gang zijn gezet.

De belangrijkste uitzondering staat aan het slot van het eerste lid: heb je je kennis ontleend aan wat de octrooiaanvrager zelf al maakte of toepaste, of aan zijn beschrijvingen, tekeningen of modellen, dan vervalt je beroep. Wie de vinding via een gesprek, een offerte of een gelekte tekening van de aanvrager heeft opgepikt, is geen voorgebruiker maar een ontlener.

Het continentaal plat

Het tweede lid trekt de regeling door naar het aangrenzende continentaal plat waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft. Dat geldt alleen voor handelingen die zijn gericht op onderzoek naar of winning van natuurlijke rijkdommen. Zo blijft de positie van bedrijven op zee gelijk aan die van bedrijven op het vasteland, zonder dat het octrooirecht verder de zee op wordt getrokken.

Vertrouwen op een gebrekkige vertaling

Het derde lid beschermt wie te goeder trouw is afgegaan op een gebrekkige Nederlandse vertaling van een Europees octrooi. Wordt later een verbeterde vertaling aangetekend, dan mag je doorgaan met wat je op basis van de oude, te smal ogende tekst was begonnen. De beschermingsomvang wordt in dat geval bepaald door de conclusies en de toelichtende beschrijving en tekeningen in de eerdere, gebrekkige vertaling. Deze regeling hangt samen met de vertaalvoorschriften van artikel 52 ROW 1995.

In de praktijk

• Voor de voorgebruiker: je bewijspositie maak of breek je vooraf. Gedateerde productietekeningen, laboratoriumjournaals, inkooporders en offertes met datum zijn achteraf niet meer te maken.
• Voor de octrooihouder: vraag door naar de precieze omvang van het voorgebruik. Het recht dekt in beginsel wat er op de peildatum liep, niet iedere latere uitbreiding naar nieuwe producten of markten.
• Voor beide partijen: het vierde lid maakt het recht niet los verhandelbaar. De bevoegdheid gaat alleen mee met het bedrijf, wat bij een overname van alleen activa of alleen een merk een reëel risico oplevert.

Een voorbeeld. Een machinebouwer ontwikkelt een lasproces, houdt het geheim en produceert er twee jaar mee. Een ander bedrijf vindt hetzelfde proces zelfstandig uit en vraagt octrooi aan. De machinebouwer mag zijn productie voortzetten, maar krijgt zelf geen exclusief recht: had hij dat gewild, dan had hij zelf moeten aanvragen.